FUJIFILM v Kodak (CFI, 28 janvier 2025)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une décision du 28 janvier 2025 (UPC_CFI_355/2023), la division locale de Düsseldorf statue sur l’action en contrefaçon du brevet EP 3 594 009 (plaque d’impression lithographique) engagée par FUJIFILM contre Kodak GmbH, Kodak Graphic Communications et Kodak Holding, et sur la demande reconventionnelle en nullité. Elle juge que la JUB est compétente pour connaître de la contrefaçon de la partie britannique du brevet européen dès lors que les défenderesses sont domiciliées dans un État membre contractant, même lorsqu’une demande reconventionnelle en nullité vise la partie allemande. Sur le fond, la demande reconventionnelle est accueillie : la revendication 1 telle que délivrée n’est pas suffisamment décrite pour être exécutée dans toute son étendue, et les trois requêtes subsidiaires sont rejetées. L’action en contrefaçon échoue pour l’Allemagne et pour le Royaume-Uni, la validité étant une condition de toute condamnation, même pour une partie dont la JUB ne peut connaître de la validité.

Faits et procédure

Le brevet, issu d’une demande du 11 juillet 2018 et délivré le 21 avril 2021 sans opposition, est en vigueur en Allemagne et au Royaume-Uni. FUJIFILM vise les plaques SONORA X, SONORA XTRA-2 et SONORA XTRA-3. Les défenderesses ont soulevé le 23 novembre 2023 une exception préliminaire contestant la compétence pour la partie britannique, renvoyée au fond dans l’attente des conclusions de l’avocat général dans l’affaire BSH Hausgeräte v Electrolux (C-339/22), puis formé le 2 février 2024 une demande reconventionnelle en nullité limitée au territoire des États membres contractants. La demande de modification du 4 juin 2024 a été admise au titre de la règle 30.2. L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024.

Le droit applicable

La compétence repose sur l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, applicable à la JUB par son article 71 ter, point 1. L’article 24, point 4, de ce règlement ne régit pas la compétence en matière de contrefaçon, selon l’arrêt GAT v LuK de la Cour de justice. L’interprétation suit l’article 69 de la CBE et son protocole interprétatif. L’insuffisance de description est un motif de nullité au titre de l’article 138, paragraphe 1, point b), de la CBE.

Question posée

La JUB peut-elle statuer sur la contrefaçon de la partie britannique d’un brevet européen à l’égard de défendeurs domiciliés en Allemagne, et la revendication 1 est-elle suffisamment décrite pour être exécutée dans toute son étendue ?

Solution

L’exception préliminaire est rejetée : un défendeur domicilié dans un État membre peut y être attrait pour la contrefaçon dans l’ensemble des États désignés, et la JUB dispose de la même compétence, l’article 34 de l’Accord détermine l’effet territorial des décisions et n’exclut pas des décisions produisant effet au-delà des États membres contractants. Les termes d’une revendication reçoivent leur sens technique le plus large, une interprétation restrictive tirée de la description exigeant des raisons convaincantes : la revendication 1 couvre ainsi un ou plusieurs initiateurs de polymérisation, donneurs ou accepteurs d’électrons. Le grief tiré de l’absence de caractéristiques essentielles relève de l’article 84 de la CBE et non de la suffisance de description. La revendication 1 telle que délivrée n’est pas suffisamment décrite pour être exécutée dans toute l’étendue revendiquée, et le brevet doit être annulé pour l’Allemagne, faute de divulgation permettant de calculer l’écart de HOMO avec un initiateur accepteur d’électrons sans programme de recherche. La requête 1 manque de nouveauté au regard de trois demandes antérieures (article 54, paragraphe 3) : la valeur HOMO d’un composé est une propriété inhérente à sa structure, de sorte que l’écart revendiqué est implicitement divulgué par les exemples associant les mêmes composés. Les requêtes 2 et 3 contreviennent à l’article 123, paragraphe 2, la demande initiale n’enseignant pas une combinaison de plusieurs sels de diphényliodonium alkylés, la requête 2 méconnaît aussi les articles 83 et 84. Au Royaume-Uni, la demanderesse n’ayant pas expliqué pourquoi la validité y serait appréciée autrement, l’action est rejetée ni sursis faute d’action pendante, ni décision conditionnelle au titre de la règle 118.2, ni mesure provisoire ne sont accordés. La demanderesse supporte les frais. La valeur est fixée à 15 000 000 euros par action et le plafond des frais récupérables, relevé de 25 %, à 1 500 000 euros.

Points clés pour la pratique

• La JUB admet sa compétence pour la contrefaçon de la partie britannique d’un brevet européen à l’égard d’un défendeur domicilié dans un État membre contractant.
• Une interprétation restrictive fondée sur la description doit être justifiée par des raisons convaincantes propres à l’espèce.
• Un paramètre physico-chimique découlant nécessairement de la structure d’un composé, comme la valeur HOMO, est implicitement divulgué avec ce composé, même si l’homme du métier ne l’a pas calculé.
• Enseignement pratique : le titulaire qui revendique largement des alternatives (un ou plusieurs initiateurs) doit s’assurer que la description permet d’exécuter l’invention dans chacune d’elles.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 24, 31, 32, paragraphe 1, 33, paragraphe 1, 34, 62, 65 et 69, paragraphe 1

Règlement de procédure

règles 19, 30.1, 30.2, 50.2, 118.2, 152.2, 211 et 295

Convention sur le brevet européen

art. 54, 69, 83, 84, 123 et 138

Règlement (UE) n° 1215/2012

art. 4, paragraphe 1, 24, point 4, 71 bis et 71 ter

Jurisprudence citée

NanoString v 10x Genomics, cour d’appel, 26 février 2024 (UPC_CoA_335/2023), VusionGroup v Hanshow, cour d’appel, 13 mai 2024 (UPC_CoA_1/2024), Regeneron v Amgen, division centrale, section de Munich, 16 juillet 2024, division centrale, section de Paris, ordonnance du 2 mai 2024 (UPC_CFI_484/2023), division locale de Düsseldorf, 3 juillet 2024 (UPC_CFI_7/2023), CJUE, Solvay v Honeywell, C-616/10, OEB, Grande Chambre de recours, G 1/92 et G 3/14.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.