L’engagement FRAND : un contrat de droit français

Les litiges relatifs aux brevets essentiels à une norme s’ouvrent presque toujours sur une question de chiffre : quel taux, quels comparables, quelle assiette, quel périmètre géographique. Cette question vient trop tôt. Avant de savoir combien, il faut savoir pourquoi l’on doit quelque chose, à qui, et en vertu de quel acte. Cette question préalable est contractuelle, et elle relève du droit français.

La réponse tient en une phrase : l’engagement FRAND souscrit auprès de l’ETSI est une obligation contractuelle, née d’une déclaration écrite et irrévocable prévue par la clause 6.1 de la politique de propriété intellectuelle de l’institut, et cette politique est expressément régie par le droit français en vertu de sa clause 12. Le reste suit : la qualification de l’engagement, l’identification de ceux qui peuvent s’en prévaloir, la distinction entre l’engagement et la licence, et le contenu de ce qui est dû.

Ce que la normalisation crée, et ce qu’elle ne crée pas

Une norme technique n’est pas une simple préférence d’ingénierie. Lorsqu’elle structure un écosystème, elle organise une dépendance : un terminal qui ne met pas en œuvre les normes cellulaires n’est pas techniquement déficient, il est hors marché. Cette dépendance fait naître une attente d’accessibilité de la technologie normalisée.

Mais une attente, fût-elle légitime et partagée par toute une industrie, n’est pas un droit. Rien dans le fait qu’une technologie soit normalisée n’oblige juridiquement son titulaire à en concéder l’usage. Il faut un mécanisme qui convertisse l’attente en obligation exigible. Ce mécanisme n’est ni la norme elle-même, ni la politique de l’organisme de normalisation prise isolément : c’est la déclaration par laquelle le titulaire s’engage.

L’engagement FRAND est un contrat et il est régi par le droit français

La clause 6.1 : la promesse

La politique de propriété intellectuelle de l’ETSI, annexe 6 de ses règles de procédure, prévoit en sa clause 6.1 que, lorsqu’un droit de propriété intellectuelle essentiel est porté à la connaissance de l’institut, le directeur général demande au titulaire de souscrire dans un délai de trois mois un engagement écrit et irrévocable indiquant qu’il est disposé à concéder des licences irrévocables à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le texte précise l’étendue minimale de cet engagement : fabrication, y compris le droit de faire fabriquer des composants et sous-ensembles personnalisés, vente et mise à disposition des équipements ainsi fabriqués, réparation, usage et exploitation de ces équipements, et mise en œuvre des méthodes.

Trois caractères doivent être retenus. L’engagement est écrit : il est daté, identifié, versé aux débats. Il est irrévocable : son auteur ne peut le reprendre, et il suit le brevet lorsque celui-ci est cédé. Il porte sur une disponibilité à concéder, non sur une licence déjà formée.

La clause 12 : la loi applicable

La clause 12 de la même politique dispose que celle-ci est régie par le droit français. Ce n’est pas un détail de rédaction. Il en résulte que la source, la nature, la portée et l’exécution de l’engagement FRAND souscrit auprès de l’ETSI s’apprécient selon le droit français des obligations, quel que soit le for saisi du litige de contrefaçon.

C’est la raison pour laquelle des juridictions étrangères sont régulièrement conduites à appliquer, ou à faire établir, le droit français des contrats pour déterminer ce qu’un titulaire de brevets essentiels a promis. Et c’est la raison pour laquelle un litige SEP comporte presque toujours une composante française, même lorsqu’aucune de ses parties n’est française.

La qualification : une stipulation pour autrui

Reste à qualifier. L’engagement est adressé à l’ETSI ; ceux qui l’invoquent sont des tiers qui n’étaient pas parties à l’acte et n’étaient pas identifiés lorsqu’il a été souscrit. Le droit français dispose de la figure exactement adaptée : la stipulation pour autrui, régie par les articles 1205 à 1209 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

La construction se lit terme à terme. Le titulaire du brevet promet ; l’ETSI stipule ; les implémenteurs de la norme sont les bénéficiaires. Le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui peut être une personne future, à condition d’être déterminable lors de l’exécution de la promesse : c’est précisément la situation des implémenteurs, indéterminés au jour de la déclaration mais parfaitement identifiables lorsque la norme est mise en œuvre. Le bénéficiaire est investi d’un droit direct contre le promettant, ce qui explique qu’un implémenteur puisse se prévaloir d’un engagement auquel il n’a pas été partie. Le stipulant, enfin, peut lui-même exiger l’exécution de l’engagement pris envers les bénéficiaires.

Cette qualification est une analyse, non un texte : elle est proposée par la doctrine et discutée devant les juridictions. Sa force tient à ce qu’elle rend compte, sans artifice, de l’ensemble des effets que l’on observe.

L’engagement n’est pas la licence

La confusion la plus coûteuse consiste à traiter l’engagement FRAND comme s’il valait licence. Il n’en est rien. L’engagement se situe en amont ; la licence est l’instrument par lequel il est ordinairement exécuté, en aval. Aucune licence ne naît automatiquement de la déclaration : ce qui naît, c’est un droit d’exiger que l’accès soit rendu disponible à des conditions conformes.

La conséquence pratique est nette. L’implémenteur qui met en œuvre la norme sans licence n’est pas licencié du seul fait de l’engagement ; il est contrefacteur, sous réserve des limites que le droit de la concurrence apporte à l’action en cessation. Symétriquement, le juge saisi d’un différend FRAND ne crée pas une obligation : il donne un contenu opérationnel à un engagement préexistant dont les termes sont contestés.

Le contenu de l’obligation : substance et comportement

La substance

Le caractère raisonnable discipline l’attribution de valeur : ce qui se rémunère est l’apport technique du brevet, non l’effet de verrouillage que la normalisation lui confère. Le caractère équitable empêche que l’extraction écartée du taux soit réintroduite par des mécanismes annexes : portée, durée, clauses de non-contestation, ventes liées, obligations de rétrocession. Le caractère non discriminatoire vise les écarts injustifiés entre licenciés placés dans une situation comparable, sans se figer en une clause de la nation la plus favorisée qui interdirait toute différenciation.

Le comportement

L’obligation gouverne aussi la manière dont chacun négocie. La séquence dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt Huawei c. ZTE (notification de la contrefaçon, manifestation de la volonté de contracter, offre écrite chiffrée, contre-proposition diligente, constitution de garanties) fournit des indicateurs sérieux, non un algorithme. Elle sanctionne des comportements, elle ne calcule pas un taux.

Le critère unificateur est une bonne foi renforcée, qui joue dans les deux sens : le titulaire ne peut exploiter la dépendance créée par la norme ; l’implémenteur ne peut invoquer FRAND pour justifier une temporisation stratégique. Le hold-out et le hold-up sont deux manquements au même standard.

Ce que le droit de la concurrence ne dit pas

L’arrêt Huawei c. ZTE (CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13) encadre l’exercice de l’action en cessation par le titulaire d’un brevet essentiel en position dominante. Il ne dit pas d’où vient l’obligation FRAND, ni qui en est créancier, ni ce qu’elle contient. Le droit de la concurrence discipline l’usage d’un droit ; il n’en constitue pas la source. Le droit des brevets, de son côté, explique l’exclusivité mais non pourquoi son titulaire se trouve tenu envers des tiers qui n’ont jamais négocié avec lui.

Traiter FRAND comme une pure question de concurrence conduit à deux impasses symétriques : soit le juge devient régulateur des marchés technologiques, soit l’engagement se dissout en une exception opposable sans contenu propre. La lecture contractuelle évite les deux, en laissant chaque discipline opérer à son niveau.

Ce que cela change en pratique

Pour le titulaire. La déclaration ETSI est un acte juridique, non une formalité administrative : sa date, son périmètre et sa portée conditionnent le contentieux ultérieur. La cession du portefeuille n’efface pas l’engagement. L’offre adressée à l’implémenteur doit pouvoir être justifiée dans sa structure, pas seulement dans son montant.

Pour l’implémenteur. Le droit direct issu de la stipulation permet d’agir sans attendre d’être assigné, et de saisir un juge français d’un litige dont le contrat est régi par le droit français. Encore faut-il avoir soi-même satisfait aux exigences comportementales : une contre-proposition chiffrée, motivée et diligente est le premier élément du dossier.

Pour les deux. La question du for probatoire et celle du for contractuel ne se confondent pas. Une action en contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet peut coexister avec un contentieux contractuel français portant sur l’engagement lui-même.

Points clés

• L’engagement FRAND naît d’une déclaration écrite et irrévocable prévue par la clause 6.1 de la politique IPR de l’ETSI.
• Cette politique est régie par le droit français (clause 12), quel que soit le for saisi de la contrefaçon.
• La qualification de stipulation pour autrui (art. 1205 à 1209 du code civil) rend compte du droit direct des implémenteurs.
• L’engagement n’est pas une licence : il ouvre un droit d’exiger l’accès, non un droit d’usage acquis.
• L’obligation a un contenu substantiel (valeur, cohérence, non-discrimination) et un contenu comportemental (bonne foi renforcée, symétrique).
• Huawei c. ZTE encadre l’injonction ; il ne fonde pas l’obligation.

Questions fréquentes

Un implémenteur peut-il se prévaloir de l’engagement sans être partie à la déclaration ETSI ?

Oui, si l’on retient la qualification de stipulation pour autrui : le bénéficiaire dispose d’un droit direct contre le promettant, alors même qu’il n’était pas identifié lors de la souscription de l’engagement.

L’engagement FRAND vaut-il licence ?

Non. Il oblige à rendre l’accès disponible à des conditions conformes. La licence est l’instrument d’exécution ; tant qu’elle n’est pas conclue, la mise en œuvre de la norme demeure une contrefaçon, sous réserve des limites apportées à l’action en cessation.

Pourquoi le droit français est-il compétent alors que les parties ne le sont pas ?

Parce que la clause 12 de la politique IPR de l’ETSI le prévoit expressément. La loi applicable à l’engagement est déterminée par l’acte, non par la nationalité des parties ni par le lieu de la contrefaçon.

La cession du brevet éteint-elle l’engagement ?

L’engagement souscrit auprès de l’ETSI est irrévocable. La cession du titre ne saurait, par elle-même, en libérer le titulaire ; sa transmission au cessionnaire est l’un des points sur lesquels la rédaction des actes de cession doit être vérifiée.

Poser la bonne question d’abord

La détermination du taux vient à sa place, c’est-à-dire à la fin. Ce qui la précède (la source de l’engagement, l’identification des créanciers, la distinction entre engagement et licence, le contenu de ce qui est dû) se traite en droit des contrats, et en droit français. Dhenne Avocats conduit ces contentieux en demande comme en défense, devant le tribunal judiciaire de Paris, la Juridiction unifiée du brevet et en arbitrage. Nous en parler.

Cet article constitue une adaptation originale et développée d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog.