Patent hold-out

Le patent hold-out désigne la stratégie de l’implémenteur d’une norme qui exploite les brevets essentiels sans licence et retarde indéfiniment la négociation, en pariant sur la difficulté du titulaire à obtenir une interdiction. Le terme est le symétrique du patent hold-up, qui vise la stratégie inverse du titulaire.

Le patent hold-out face au hold-up

Le hold-up décrit le titulaire qui exploite la dépendance créée par la norme pour exiger des conditions excessives, sous la menace d’une injonction. Le hold-out décrit l’implémenteur qui, sachant l’injonction incertaine, met en œuvre la norme sans payer et prolonge les discussions. Les deux comportements sont contraires à la bonne foi qui gouverne la négociation d’une licence FRAND. Le droit doit décourager l’un sans encourager l’autre.

Le cadre posé par l’arrêt Huawei c. ZTE

La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Huawei c. ZTE du 16 juillet 2015, a fixé les étapes d’une négociation loyale. Le titulaire doit notifier la contrefaçon et présenter une offre écrite conforme à FRAND. L’implémenteur doit répondre avec diligence, sans manœuvre dilatoire, et présenter une contre-offre s’il refuse l’offre. À défaut, il ne peut plus opposer le droit de la concurrence à l’action en cessation. C’est ce dernier volet qui vise le hold-out : l’implémenteur qui temporise perd le bénéfice de la protection accordée au licencié consentant.

Les indices du hold-out retenus par les juridictions

Les juridictions européennes examinent le comportement concret des parties. Le silence prolongé après notification, les demandes répétées de précisions sans contre-offre, le refus de constituer une garantie ou une consignation, la contestation systématique de l’essentialité de chaque brevet sont retenus comme indices d’une temporisation stratégique. À l’inverse, la fourniture d’une garantie et la demande d’une fixation judiciaire ou arbitrale du taux témoignent d’une volonté de conclure.

Le cabinet plaide ces questions devant le tribunal judiciaire de Paris et la Juridiction unifiée du brevet, en demande comme en défense. Voir notre analyse de l’engagement FRAND et notre page avocat FRAND et brevets essentiels. L’arrêt Huawei c. ZTE est consultable sur le site de la Cour de justice.