Contrats de brevets : licence, cession, copropriété

Un contrat de brevet se rédige en pensant au litige qu’il devra éviter, ou gagner. Le cabinet intervient sur les accords qui transfèrent, partagent ou exploitent des brevets et des savoir-faire, aussi bien au stade de la négociation qu’au stade du contentieux de leur exécution.

Une opération de transfert ne se réduit pas au brevet. Un contrat de transfert de technologie peut associer licence ou cession de titre, communication de savoir-faire, documentation technique, assistance et règles relatives aux perfectionnements et améliorations. Nous veillons alors à identifier précisément les droits transmis, les usages autorisés, la confidentialité, la preuve de la remise et le sort des résultats futurs.

• Contrat de licence, exclusive ou non exclusive, licences de portefeuille et licences croisées.
• Cession de brevet et cession partielle, par territoire ou par secteur d’activité.
• Règlement de copropriété entre codéposants, laboratoires et partenaires industriels.
• Accords de confidentialité et de communication de savoir-faire, articulés avec la protection du secret des affaires.
• Contrats de recherche, de consortium et de transfert de technologie, avec la dévolution des résultats.
• Clauses de propriété intellectuelle des contrats de travail et traitement des inventions de salariés.
• Engagements pris auprès d’un organisme de normalisation et négociation des licences FRAND sur brevets essentiels.

Deux règles de forme commandent l’efficacité de l’opération. La cession comme la licence sont constatées par écrit à peine de nullité (art. L. 613-8 CPI). L’acte n’est ensuite opposable aux tiers qu’une fois inscrit au registre national des brevets tenu par l’INPI (art. L. 613-9 CPI), sous la réserve des tiers qui avaient connaissance de l’acte au moment où ils ont acquis leurs droits.

Pour un titre européen, la cession de la demande obéit à l’article 72 CBE : elle doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. Un défaut d’inscription se paie au moment d’agir, lorsque la recevabilité du cessionnaire ou du licencié est discutée par le défendeur à l’action en contrefaçon.

Les articles L. 613-29 à L. 613-31 CPI organisent la copropriété d’une demande ou d’un brevet : exploitation personnelle de chaque copropriétaire moyennant l’indemnisation équitable de ceux qui n’exploitent pas, action en contrefaçon ouverte à un seul copropriétaire sous réserve de notification aux autres, licence non exclusive soumise à une offre de cession de quote-part, licence exclusive subordonnée à l’accord des autres copropriétaires ou à une autorisation judiciaire, droit de préemption en cas de cession d’une quote-part.

Ce régime n’est que supplétif. L’article L. 613-32 CPI permet aux copropriétaires d’y déroger à tout moment par un règlement de copropriété. C’est ce document, et non le code, qui décidera en pratique qui pilote les extensions et les procédures d’examen, qui paie les annuités, qui conduit l’action en contrefaçon, et selon quelle clé se répartissent redevances et dommages et intérêts.

Quelques stipulations font seules la valeur du contrat le jour du désaccord : l’assiette et le mode de calcul des redevances, le droit d’audit et son délai de prescription contractuelle, la garantie d’éviction, la répartition de la conduite des actions et de leurs frais, le préavis de résiliation, la loi applicable et le for élu.

Sur le sort des redevances, la Cour de justice a jugé qu’une redevance peut rester due pour la période d’utilisation de la technologie, alors même que le brevet est ultérieurement annulé ou déclaré non contrefait, dès lors que le licencié pouvait librement résilier le contrat moyennant un préavis raisonnable (CJUE, 7 juillet 2016, Genentech, C-567/14). La clause de résiliation devient alors la véritable protection du licencié, bien avant la clause de garantie.

Le tribunal judiciaire de Paris détient une compétence exclusive pour les actions en matière de brevets, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de brevets et sur une question connexe de concurrence déloyale (art. L. 615-17 CPI). Un litige purement contractuel suit en revanche les règles de compétence de droit commun et la clause attributive convenue, jusqu’au moment où la validité ou la portée du titre est mise en cause.

La Juridiction unifiée du brevet ne connaît pas des actions purement contractuelles : la liste de ses compétences, à l’article 32 de l’accord, ne vise pas les litiges de licence en tant que tels, même si la défense FRAND se plaide devant elle dans le cadre d’une action en contrefaçon. Enfin, l’article L. 615-17 CPI réserve expressément le recours à l’arbitrage, dans les conditions des articles 2059 et 2060 du code civil : pour les licences multiterritoriales, c’est souvent la voie la plus rapide et la plus discrète, comme l’expose notre page arbitrage et médiation en matière de brevets.

Une licence à négocier avant une entrée en normalisation, une copropriété bloquée, un licencié qui cesse de payer, un cédant qui garantit mal ce qu’il a vendu : plus le cabinet est saisi tôt, plus les options restent ouvertes. Exposez-nous votre situation.

Les questions de titularité et de contrats de recherche sont aussi examinées dans notre due diligence en propriété intellectuelle et notre programme portefeuille de brevets défendable.