Assigné en contrefaçon de brevet : organiser la défense

Les premiers jours comptent double. Une mise en demeure ou une assignation en contrefaçon n’est jamais anodine : gel des preuves, information des équipes commerciales, revue des contrats d’approvisionnement et de distribution, notification à l’assureur le cas échéant. Avant toute réponse au demandeur, il faut cartographier le risque réel : validité du brevet invoqué, lecture de ses revendications, exposition des produits en cause, chaîne de responsabilité (fabricant, importateur, distributeur).

Les axes de défense

Ils se combinent : contestation de la contrefaçon (analyse revendication par revendication, description des différences techniques), demande reconventionnelle en nullité du brevet (art. L. 613-25 CPI), contestation des opérations de saisie-contrefaçon (référé-rétractation, mainlevée, cantonnement du séquestre, protection des secrets d’affaires saisis), moyens de procédure, et, lorsque l’exploitation est ancienne, possession personnelle antérieure (art. L. 613-7 CPI). En amont de tout litige, l’entreprise qui veut sécuriser un lancement peut aussi prendre l’initiative d’une action en déclaration de non-contrefaçon (art. L. 615-9 CPI).

Négocier sans se découvrir

La plupart des contentieux de brevets se terminent par un accord. Encore faut-il négocier au bon moment, sur la base d’un rapport de forces documenté (solidité du brevet, exposition réelle, coût du procès pour chaque partie) et sans concession probatoire irréversible. Nous conduisons ces négociations en parallèle de la défense, jamais à sa place.

Le contentieux de la saisie

Une saisie-contrefaçon subie ouvre un contentieux propre, avec son calendrier. Le saisi peut solliciter la rétractation de l’ordonnance ou la mainlevée devant le juge qui l’a rendue, contester le dépassement de sa mission par le commissaire de justice, et surtout organiser la protection des pièces couvertes par le secret des affaires, maintenues sous séquestre jusqu’au débat contradictoire (art. L. 153-1 du code de commerce). À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond dans le délai fixé par voie réglementaire, vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans qu’il ait à motiver sa demande (art. L. 615-5 CPI).

L’opposition et la limitation, armes parallèles

Pour un brevet européen, l’opposition devant l’Office européen des brevets reste ouverte pendant neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance (art. 99 CBE). Son effet est centralisé sur tous les États désignés et elle se poursuit indépendamment des actions nationales, ce qui en fait autant un levier de négociation qu’un moyen de défense. Le titulaire dispose de son côté de la requête en limitation ou en révocation (art. 105bis CBE), et en France de la renonciation ou de la limitation des revendications (art. L. 613-24 CPI), souvent utilisée pour sauver un titre en resserrant sa portée.

Devant la Juridiction unifiée

Assigné devant la Juridiction unifiée, le défendeur travaille sous des délais courts et impératifs : le mémoire en défense se dépose dans les trois mois de la signification, et la demande reconventionnelle en nullité se forme avec lui. L’opt out du brevet attaqué n’est plus possible une fois l’action engagée devant la juridiction (art. 83 de l’accord) : la question se vérifie dès le premier jour, pour les autres titres du portefeuille comme pour celui qui est visé.

Le risque de l’inaction

Ne pas répondre à une mise en demeure ne fait pas disparaître le risque : le silence nourrit la démonstration de la mauvaise foi et prépare une demande de mesures provisoires. À l’inverse, une réponse trop détaillée livre au demandeur l’analyse technique qu’il n’a pas encore faite. Une bonne réponse est courte, réserve tous les moyens et impose un calendrier d’échanges.

Assignation ou saisie reçue ? Appelez-nous aujourd’hui, +33 1 71 60 61 46.

Voir aussi : Contentieux des brevets.