Due diligence en propriété intellectuelle : revue indépendante

Dans une acquisition, une levée de fonds ou une restructuration, la propriété intellectuelle est souvent traitée en annexe, par une liste de titres et de contrats. Les questions qui font échouer un dossier sont pourtant simples : l’entreprise est-elle réellement titulaire de ses brevets, de ses logiciels et de ses marques ? Les inventions de salariés ont-elles été correctement rémunérées et attribuées ? Les licences accordées limitent-elles la liberté d’exploitation ? Un litige menace-t-il le produit principal ? La revue répond à ces questions dans un format adapté au calendrier d’une opération.

Nous accompagnons également les entreprises innovantes qui souhaitent présenter leur société à Bpifrance ou préparer une levée de fonds. Le diagnostic porte sur le volet propriété intellectuelle du dossier : les actifs détenus, leur protection, les contrats qui permettent de les exploiter et les risques susceptibles de peser sur le financement.

La mission comprend un état des lieux des brevets, logiciels et savoir-faire, une vérification de la titularité des droits et des licences essentielles, ainsi qu’un plan de régularisation des points sensibles. Une synthèse permet de présenter clairement les atouts du portefeuille et ses limites aux financeurs ou aux investisseurs, et de préparer les pièces de la data room.

Le périmètre est adapté au projet et coordonné, si nécessaire, avec le conseil en propriété industrielle et les conseils financiers de l’entreprise. Les conditions de communication du rapport aux tiers sont convenues au début de la mission.

• Le statut et la titularité des actifs clés : brevets, demandes, marques, dessins ou modèles, logiciels, noms de domaine, secrets identifiés.
• Une revue ciblée de la protection, de la portée, des charges, des licences, des contrats de recherche et de la situation des salariés inventeurs.
• Des signaux d’alerte hiérarchisés selon leur impact sur l’opération.
• Des questions à poser dans la data room et des suggestions de clauses ou de remèdes : garanties, conditions suspensives, ajustements de prix, régularisations avant signature.
• Un rapport autonome ou une annexe en marque blanche intégrable au rapport du conseil corporate.
• Une option d’accompagnement à cent jours après la réalisation de l’opération.

D’abord, le périmètre, les réserves et le message destiné à l’équipe de transaction sont convenus avec le conseil principal. Ensuite, la revue est conduite à partir de la data room, complétée par les registres publics de l’INPI, de l’Office européen des brevets et de l’EUIPO, et par la vérification des litiges en cours. Enfin, le rapport est livré dans le format et sous la marque décidés par le conseil principal. Le cabinet s’engage à ne pas démarcher le client final et à ne proposer un accompagnement postérieur qu’avec l’accord du prescripteur. Cette règle de non-captation est écrite dans la lettre de mission.

Cabinets d’avocats d’affaires sans département brevets, cabinets organisés en réseaux indépendants, fonds de capital-risque et de capital-investissement, family offices, banques d’affaires, directions du développement de groupes industriels qui examinent une cible technologique.