Cession de brevet non inscrite au registre : la leçon de l’arrêt Sony
Un brevet cédé, une saisie-contrefaçon autorisée, une action déclarée irrecevable. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 avril 2024 tranche une question de pure procédure qui décide pourtant du sort de dossiers entiers : l’inscription de la cession au registre national des brevets.
Les faits, en trois dates
Trois brevets européens désignant la France, déposés en 1997 et 2001, protégeaient des fonctionnalités de la manette d’une console de jeu. La propriété de ces titres a été transférée au terme d’une scission réalisée selon le droit japonais, achevée le 1er avril 2010. L’inscription du transfert au registre national des brevets n’est intervenue que le 28 juin 2018. Entre les deux, le 14 décembre 2016, le cessionnaire avait obtenu l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon chez un concurrent, puis engagé une action en contrefaçon.
La règle rappelée : pas d’inscription, pas d’action
L’article L. 613-9, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle subordonne l’opposabilité aux tiers des actes transmettant les droits attachés à un brevet à leur inscription au registre tenu par l’INPI. La Cour en déduit que, tant que le transfert n’est pas inscrit, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits issus de l’acte et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. Ce n’est pas une question de fond, c’est une fin de non-recevoir, et elle se soulève à tout moment.
La correction apportée : la régularisation couvre le passé
La cour d’appel avait jugé que la régularisation en cours d’instance ne valait que pour les actes commis après l’inscription. La Cour de cassation censure. Par application combinée des articles L. 613-9, L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle et 126 du code de procédure civile, le cessionnaire devient, à compter de l’inscription, recevable à agir pour les faits commis depuis le transfert, et même pour les faits antérieurs au transfert si l’acte de cession le spécifie.
Deux conséquences pratiques. Une inscription tardive ne détruit pas le dossier, elle le répare. Et c’est la rédaction du contrat de cession qui décide de l’accès aux faits antérieurs au transfert, point que l’on règle au moment de l’opération, pas au moment de l’assignation.
Une solution pragmatique, mais logiquement bancale
La construction mérite une objection. Si le droit n’est pas opposable aux tiers avant l’inscription, on comprend mal que la régularisation puisse saisir des faits accomplis à une époque où, par hypothèse, le titre n’était pas opposable au prétendu contrefacteur. Le résultat est équitable, la logique l’est moins.
La sortie n’est pas de corriger la régularisation, elle est de reconsidérer ce que protège la publicité du registre. L’inscription sert à régler les conflits entre acquéreurs successifs d’un même titre, non à offrir une immunité à celui qui exploite l’invention sans autorisation. Lu ainsi, le défaut d’inscription ne devrait pas priver le cessionnaire de son action contre le contrefacteur, et la contradiction disparaît.
Ce que les groupes étrangers doivent en retenir
Le piège s’est refermé ailleurs que là où on l’attendait. La responsabilité du requérant a été retenue non pour avoir agi sans inscription, mais pour n’avoir pas fait état de la cession dans sa requête. Une mesure obtenue sans débat contradictoire impose d’exposer au juge tout ce qui touche à la qualité du requérant, y compris une cession non encore inscrite.
Trois réflexes en découlent. Avant toute action en France, contrôler l’inscription de chaque maillon de la chaîne de titres, en particulier après les restructurations étrangères, fusions, scissions et apports partiels d’actif, qui transfèrent les brevets sans que personne n’y songe. Dans l’acte de cession, stipuler expressément la transmission du droit d’agir pour les faits antérieurs, et traiter de même les licences en cours et la copropriété éventuelle. Dans la requête en saisie, produire la chaîne de titres et ne rien taire.
Devant la juridiction unifiée du brevet, l’article 47 de l’Accord réserve l’action au titulaire du brevet et, sous condition de notification préalable, au licencié exclusif. La formalité française d’inscription n’y est pas transposée, mais la démonstration de la titularité reste le premier obstacle à franchir, et elle se prépare sur le même socle documentaire qu’une saisie française.
Les décisions sont suivies une à une dans notre UPC Litigation Watch. Notre cabinet plaide ces contentieux devant les juridictions françaises comme devant la JUB, notamment comme correspondant en France pour les brevets et la JUB. Nous saisir.
Cet article constitue une adaptation actualisée d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 2 octobre 2024 : Sony judgment of the Cour de cassation of 24 April 2024. Source officielle : Cour de cassation, chambre commerciale, 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, publié au bulletin, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00199.