Contrat de cession de brevet

Le contrat de cession de brevet est le contrat par lequel le titulaire d’un brevet ou d’une demande de brevet en transfère la propriété à un cessionnaire, en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit. Il opère un changement de titulaire, à la différence de la licence de brevet, qui ne confère qu’un droit d’exploitation. Le contrat de cession de brevet est régi par les articles L. 613-8 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, consultables sur Légifrance, et par le droit commun de la vente.

Les formalités du contrat de cession de brevet

D’abord, la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Ensuite, elle n’est opposable aux tiers qu’après inscription au Registre national des brevets tenu par l’INPI. Avant cette inscription, le cessionnaire ne peut pas agir en contrefaçon et s’expose à ce qu’un second acquéreur inscrit l’emporte. Pour un brevet européen en cours de procédure, le transfert est inscrit au registre de l’Office européen des brevets, puis dans chaque registre national après la délivrance. Enfin, la cession d’un brevet unitaire porte nécessairement sur l’ensemble des États participants.

Les clauses essentielles

Le contrat identifie les titres cédés par leurs numéros et leurs territoires, précise si la cession porte aussi sur le droit de priorité, les demandes divisionnaires et les perfectionnements, et fixe le prix, forfaitaire ou proportionnel aux exploitations futures. Il organise les garanties du cédant : existence du titre, paiement des annuités, absence de licence, de nantissement ou de litige non déclarés, absence de revendication par un tiers. La garantie de validité du brevet n’est pas due de plein droit et doit être stipulée. Le contrat règle également la conduite des actions en contrefaçon en cours, la coopération du cédant pour les procédures ultérieures et le transfert du savoir-faire associé.

Ce qu’il faut retenir

En pratique, la cession d’un brevet doit être précédée d’un audit de titularité, en particulier lorsque l’invention a été réalisée par des salariés ou dans le cadre d’une collaboration, et d’une analyse de validité. Les conséquences fiscales, notamment le régime de l’article 238 du Code général des impôts, sont examinées avec les conseils financiers de l’entreprise. Le cabinet rédige et négocie ces contrats et intervient dans les litiges relatifs à leur exécution, comme présenté sur la page contrats et sur l’entrée cession.