登録簿に未登録の特許譲渡：Sony判決の教訓

譲渡された特許、許可された侵害証拠差押え、不受理とされた訴え。2024年4月24日に破毀院商事部が言い渡した判決は、純粋に手続上の問題でありながら事件全体の帰趨を左右する論点、すなわち国内特許登録簿への譲渡の登録について判断を示しました。

三つの日付で見る事実関係

フランスを指定国とし、1997年および2001年に出願された三件の欧州特許は、ゲーム機のコントローラーの機能を保護するものでした。これらの権利の所有権は、日本法に基づいて行われ2010年4月1日に完了した会社分割によって移転しました。しかし、国内特許登録簿への移転の登録は、2018年6月28日になって初めて行われました。その間の2016年12月14日、譲受人は競合他社における侵害証拠差押えの実施許可を得たうえで、侵害訴訟を提起していました。

確認された原則：登録なくして訴権なし

フランス知的財産法典L.613-9条第1項は、特許に付随する権利を移転する行為の第三者対抗力を、フランス産業財産庁（INPI）が管理する登録簿への登録にかからしめています。破毀院はここから、移転が登録されていない限り、承継人はその行為から生じる権利を主張することができず、したがって侵害訴訟を提起する適格を有しないと導きます。これは本案の問題ではなく、いつでも提出することができる不受理事由（fin de non-recevoir）です。

加えられた修正：補正は過去に遡る

控訴院は、訴訟係属中の補正は登録後に行われた行為についてのみ効力を有すると判断していました。破毀院はこれを破棄しました。フランス知的財産法典L.613-9条およびL.615-2条ならびにフランス民事訴訟法典126条を併せて適用すると、譲受人は登録の時から、移転以降に行われた行為について訴えを提起する適格を有し、さらに譲渡証書にその旨の定めがあれば、移転前の行為についても適格を有することになります。

実務上の帰結は二つあります。遅れてなされた登録は、事件を崩壊させるのではなく、これを治癒します。そして移転前の行為を追及できるか否かを決めるのは譲渡契約の文言であり、この点は訴えの提起の時ではなく、取引の時点で手当てしておくべき事項です。

実際的だが論理的には不安定な解決

この構成には異論の余地があります。登録前には権利を第三者に対抗できないのであれば、定義上、権利が侵害者とされる者に対抗できなかった時期に行われた行為にまで、補正がなぜ及び得るのか理解しにくいところです。結論は衡平にかなっていますが、論理はそれほど整っていません。

解決の道は、補正を修正することではなく、登録簿の公示が何を保護するのかを考え直すことにあります。登録は、同一の権利を順次取得した者の間の競合を解決するためのものであり、許諾なく発明を実施する者に免責を与えるためのものではありません。このように読めば、登録の欠缺によって譲受人が侵害者に対する訴権を奪われるべきではなく、矛盾は解消されます。

外国企業グループへの教訓

落とし穴は、予想されていたのとは別の場所で口を閉じました。申立人の責任が認められたのは、登録なしに訴えを提起したからではなく、申立書において譲渡に言及しなかったからです。相手方の審尋を経ずに得られる措置においては、申立人の資格に関わるあらゆる事項を裁判官に開示しなければならず、まだ登録されていない譲渡もその例外ではありません。

ここから三つの心得が導かれます。フランスで訴えを提起する前に、権利の承継の連鎖の各段階について登録を確認すること。とりわけ、誰も意識しないまま特許を移転させる外国での組織再編、合併、会社分割、資産の部分出資の後には注意を要します。譲渡証書において、移転前の行為に関する訴権の移転を明示的に定め、継続中のライセンスや存在し得る共有についても同様に手当てすること。差押えの申立書において、権利の承継の連鎖を提出し、何も伏せないこと。

統一特許裁判所（UPC）においては、統一特許裁判所協定第47条が、訴権を特許権者に、また事前の通知を条件として独占的ライセンシーに留保しています。フランスの登録手続はそこには持ち込まれていませんが、権利者であることの立証は依然として最初に越えるべき関門であり、その準備はフランスの差押えと同じ書証の基盤の上に行われます。

判決は当事務所のUPC Litigation Watchで一件ずつフォローしています。当事務所は、これらの紛争をフランスの裁判所においてもUPCにおいても担当しており、とりわけフランスおよびUPCの特許に関する現地代理人としての役割を担っています。お問い合わせはこちら。

本稿は、Matthieu DhenneがKluwer Patent Blogに2024年10月2日に掲載した分析を改訂・翻案したものです：Sony judgment of the Cour de cassation of 24 April 2024。公式資料：破毀院商事部、2024年4月24日、上告番号22-22.999、判例集登載（publié au bulletin）、ECLI:FR:CCASS:2024:CO00199。