Demandes divisionnaires et double protection : du portefeuille à la stratégie contentieuse

Une demande divisionnaire vaut ce qu’elle permettra à son titulaire de plaider plus tard. La décision G 1/25 et la saisine pendante G 1/26 précisent une idée familière : la valeur des demandes divisionnaires naît des choix opérés au dépôt et pendant la procédure de délivrance, plutôt que du nombre de demandes maintenues en vie.

La demande divisionnaire était à l’ordre du jour du congrès mondial de l’AIPPI, réuni à Hambourg du 7 au 10 octobre 2026, qui consacrait ses travaux notamment aux divisionnaires et à la double protection. Le débat est d’ordinaire posé en termes d’équité envers les tiers : combien de temps un déposant peut-il maintenir un objet en instance, et combien de brevets peut-il obtenir pour une même invention ? L’avocat plaidant pose une autre question. Une fois la JUB saisie, que permet réellement au titulaire une famille de divisionnaires, et qu’a-t-il déjà perdu par la manière dont il les a conduites devant l’office ?

Des règles inchangées, des conséquences nouvelles

Le cadre juridique est connu. Une demande divisionnaire doit être déposée tant que la demande européenne antérieure est encore pendante, et elle bénéficie de la date de dépôt de celle-ci ainsi que, le cas échéant, de sa priorité, à condition que son objet ne s’étende pas au-delà du contenu de cette demande telle que déposée.¹ Les décisions G 1/05 et G 1/06 ont réglé les principales questions de structure : la divisionnaire doit satisfaire à l’article 76(1) CBE, et l’objet revendiqué par une divisionnaire de génération ultérieure doit découler directement et sans ambiguïté de chacune des demandes antérieures telles que déposées.² Un passage présent dans la première demande mais abandonné dans une divisionnaire intermédiaire ne peut être récupéré plus bas dans la chaîne.

Le changement tient à la lecture des revendications, et avec elle à la manière de comparer le contenu de la demande antérieure à ce que revendique la divisionnaire. Dans la décision G 1/24, la Grande Chambre de recours a jugé que la description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications aux fins de l’appréciation de la brevetabilité au titre des articles 52 à 57 CBE, même lorsque leur libellé paraît clair à lui seul.³ La décision G 1/25 a ensuite jugé que la description ne doit être adaptée à des revendications modifiées que lorsqu’une incohérence créée par la modification entraînerait la méconnaissance de l’une des dispositions énumérées par la Grande Chambre, parmi lesquelles l’article 76(1).⁴ La cohérence formelle ne suffit pas : l’incohérence doit emporter une conséquence juridique. La Grande Chambre a ajouté que les difficultés de cet ordre au regard des articles 76(1), 83 et 123 étaient largement théoriques et ne se présenteraient que rarement, voire jamais.

La leçon rédactionnelle pour les divisionnaires est étroite. Reprendre la description de la demande parente ne constitue pas en soi une extension de l’objet, et conserver un mode de réalisation non revendiqué n’est pas critiquable en lui-même. Comptent le sens que prennent les revendications de la divisionnaire dans leur contexte et la question de savoir si la combinaison revendiquée était divulguée dès l’origine. La description ne peut imposer une restriction, ni une extension, que le libellé de la revendication ne supporte pas. G 1/25 appelle une revue attentive des définitions et des énoncés incohérents. Elle ne rend pas suspecte toute description reprise, et elle ne remédie pas à l’absence de divulgation initiale.

Question laissée ouverte par G 1/26

La saisine G 1/26 suit la frontière entre l’interprétation d’une revendication et l’importation d’une caractéristique tirée de la description. Dans la décision T 873/24, la chambre 3.3.05 demande notamment si l’article 123(2) impose d’éprouver toute lecture techniquement sensée du libellé de la revendication, ou seulement les lectures établies à partir du brevet pris dans son ensemble.⁵ La réponse pourrait compter pour l’article 76(1), qui exige lui aussi une divulgation initiale directe et non ambiguë. Le point reste une implication à tirer pour les divisionnaires, et la Grande Chambre ne s’est pas encore prononcée.

En pratique, la question est de savoir si la description fixe réellement le sens des mots employés ou si elle fournit une limitation manquante qui sauve la revendication. La décision T 412/24 montre déjà le danger pour les divisionnaires : la chambre a refusé de lire dans une revendication une restriction tirée de la description pour apprécier le respect de l’article 76(1).⁶ Tant que G 1/26 n’est pas tranchée, la procédure de délivrance ne devrait pas être bâtie sur l’hypothèse qu’une caractéristique omise pourra être restaurée par interprétation. L’OEB a, dans l’intervalle, décidé que les procédures d’examen et d’opposition se poursuivent pendant la saisine.

Double protection et examen

Le second volet du débat est souvent exagéré et mérite d’être énoncé sobrement. Dans la décision G 4/19, la Grande Chambre a jugé qu’une demande de brevet européen peut être rejetée en vertu des articles 97(2) et 125 CBE si elle revendique le même objet qu’un brevet européen déjà délivré au même demandeur, lorsque ce brevet antérieur ne fait pas partie de l’état de la technique au sens de l’article 54(2) ou (3) CBE. La solution couvre les demandes déposées le même jour, la relation entre une demande parente et sa divisionnaire, et les demandes revendiquant la même priorité.⁷ Tout cela relève de l’examen avant délivrance. La double protection n’est pas un motif d’opposition, et elle ne figure pas parmi les motifs de nullité limitativement énumérés à l’article 138(1) CBE, auquel renvoie l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet pour les actions en nullité et les demandes reconventionnelles en nullité.⁸

Le critère est l’identité d’objet. Un chevauchement partiel ne suffit pas, et une description commune n’empêche pas des délivrances distinctes pour des objets revendiqués différents.⁹ Une divisionnaire visant une combinaison plus étroite peut donc présenter une valeur réelle, sous réserve des exigences de divulgation et de brevetabilité, et à condition que cette combinaison ne soit pas déjà revendiquée dans le brevet délivré, y compris dans une revendication dépendante. La reformulation cosmétique de la même invention se situe sur un tout autre terrain.

Devant la JUB, la duplication de la demande parente n’est pas en soi un motif de nullité de la divisionnaire. L’attaque doit se rattacher à un motif disponible, le défaut de nouveauté ou l’extension de l’objet par exemple. G 4/19 ne règle pas davantage toutes les questions nationales de cumul de protections : l’article 139(3) CBE laisse au droit national la protection simultanée par un titre national et un brevet européen. Chaque situation dépend du cadre procédural et des droits comparés.

Famille de brevets, cibles multiples

L’ordonnance rendue dans l’affaire Neurocrine Biosciences c. Spruce Biosciences montre les limites d’une victoire obtenue contre un seul membre de la famille. Le 13 mars 2026, la section de Milan de la division centrale a mis fin à l’action en nullité visant le brevet EP 3 784 233, devenue sans objet après la révocation définitive de ce brevet par l’OEB. Neurocrine avait demandé que cette issue soit subordonnée à l’engagement de Spruce de ne faire valoir contre elle aucune divisionnaire. La juridiction a jugé que cette demande excédait la règle 360 du règlement de procédure : l’action portait sur le brevet révoqué et non sur d’autres portées de revendications, et les divisionnaires ne partageaient pas automatiquement son sort.¹⁰ Le défendeur qui l’emporte contre un membre de la famille l’a emporté contre un brevet. Le titulaire qui en perd un a perdu un brevet.

La divisionnaire prend ici sa véritable valeur d’instrument contentieux. Elle permet au titulaire de détenir des revendications de portée différente, visant des produits ou des modes d’utilisation distincts, chacune pouvant être invoquée, retirée ou défendue sur son propre dossier. Pour le défendeur, la famille devient une cible mouvante lorsqu’une divisionnaire est délivrée en cours d’instance avec des revendications dirigées contre son produit. Cette perspective ne dispense pas de l’exigence de divulgation initiale, et un brevet nouvellement délivré n’entre pas de lui-même dans l’action pendante. Chaque titre invoqué appelle sa propre analyse procédurale et substantielle.

La conséquence est tout aussi concrète pour la transaction. Lorsque la paix commerciale doit couvrir la famille, l’accord doit le dire, en visant les divisionnaires existantes et futures, les produits concernés et la portée de tout engagement de ne pas agir. Une décision mettant fin à l’instance sur un seul brevet ne procure pas ce résultat. L’inverse vaut aussi : un vice de la divulgation commune peut emporter plusieurs membres de la famille, que leur indépendance formelle ne met pas à l’abri de la même objection de fond.

Demandes divisionnaires : les choix du dépôt

L’enseignement de G 1/24 et de G 1/25 est que la solidité d’une divisionnaire au contentieux se joue pour l’essentiel bien avant l’introduction de l’action, ce qui condamne quelques habitudes familières. Reprendre par réflexe la description de la demande parente, sans examiner ce qu’elle implique désormais pour les revendications de la divisionnaire, en est une. Déposer des divisionnaires dont les revendications ne diffèrent de la demande parente que par la formulation en est une autre, lorsqu’elles n’ajoutent aucune portée revendiquée distincte et exposent la demande à un rejet pour double protection devant l’OEB. L’habitude la plus coûteuse consiste à traiter une divisionnaire pendante comme une option gratuite. Sa valeur dépend de la divulgation dont elle a été détachée et du dossier que le titulaire construit en la poursuivant.

La meilleure pratique consiste à traiter chaque divisionnaire comme un actif contentieux à part entière dès son dépôt. Il convient d’identifier le produit ou le comportement que les revendications ont vocation à saisir, de rattacher chaque combinaison revendiquée aux passages pertinents de chacune des demandes antérieures telles que déposées, de distinguer les revendications de celles déjà délivrées dans la famille et de rechercher dans la description les incohérences porteuses de conséquences juridiques. Tenu à jour, ce dossier montre l’apport de chaque divisionnaire au portefeuille et les objections auxquelles elle demeure exposée. Le titulaire capable d’exposer au juge rapporteur l’architecture de sa famille se trouve sur un terrain plus ferme que celui dont la famille ressemble à un stock.

Pour le défendeur, la même analyse se mène en sens inverse. La famille pendante mérite autant d’attention que le brevet invoqué, et une objection visant la divulgation initiale dans son ensemble doit être distinguée de celle qui se limite à une revendication particulière. La question la plus utile est souvent de savoir si cette revendication, lue avec cette description, trouve un appui dans chacune des demandes pertinentes telles que déposées. Une famille peut multiplier les titres à examiner. Elle ne peut multiplier ce qui a été divulgué à l’origine.

Dhenne Avocats conseille titulaires et défendeurs sur l’architecture des familles de brevets et sur les contentieux qu’elle commande devant la JUB et les juridictions françaises. Les décisions utiles sont suivies dans le UPC Litigation Watch. Nous saisir.

Cet article constitue une adaptation d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 13 octobre 2026 : Divisional Applications and Double Patenting: When Portfolio Optionality Becomes Litigation Strategy.

Notes

1. Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE), article 76(1). Règlement d’exécution, règle 36.
2. OEB, Grande Chambre de recours, G 1/05 et G 1/06, 28 juin 2007, dispositifs.
3. OEB, Grande Chambre de recours, G 1/24, 18 juin 2025, dispositif.
4. OEB, Grande Chambre de recours, G 1/25, 3 septembre 2026, motifs relatifs à l’interprétation des revendications et aux articles 76(1), 83 et 123 CBE, et dispositif. V. M. Dhenne, « G 1/25, Take Three: Anything You Leave in the Description May Be Used Against You », Kluwer Patent Blog, 10 septembre 2026.
5. Chambre de recours technique 3.3.05, T 873/24, 3 février 2026, publiée le 3 juin 2026. Saisine G 1/26 (Coated steel strips), questions 2 et 3. V. aussi le communiqué de l’OEB du 11 juin 2026, JO OEB 2026, A31, confirmant la poursuite des procédures d’examen et d’opposition.
6. Chambre de recours technique 3.5.05, T 412/24 (Cloud-based analytics/Siemens), 25 juillet 2025, motifs 3.1.1.
7. OEB, Grande Chambre de recours, G 4/19, 22 juin 2021, JO OEB 2022, A24, dispositif et motifs 2 à 5.
8. CBE, article 100 et article 138(1). AJUB, article 65(2).
9. Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB, G-IV, 5.4, Double patenting.
10. JUB, division centrale, section de Milan, Neurocrine Biosciences c. Spruce Biosciences, 13 mars 2026, UPC_CFI_722/2025, EP 3 784 233, points 20 à 23. La fiche de jurisprudence de Dhenne Avocats renvoie à l’ordonnance officielle.