Agir en contrefaçon de brevet

Qui peut agir, contre qui, dans quel délai. L’action en contrefaçon est ouverte au titulaire du brevet et, dans les conditions de l’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, au licencié : exclusif, voire non exclusif si le contrat le permet, après mise en demeure du titulaire restée infructueuse. Elle vise tout acte d’exploitation non autorisé au sens des articles L. 613-3 et L. 613-4 CPI : fabrication, offre, mise dans le commerce, utilisation, importation, détention, mais aussi fourniture de moyens. Elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui la fonde (art. L. 615-8 CPI).

La preuve d’abord

Un procès en contrefaçon se gagne sur la preuve : la saisie-contrefaçon (art. L. 615-5 CPI), outil français sans équivalent, permet de faire constater par commissaire de justice, au besoin avec expert, la matérialité de la contrefaçon jusque dans les locaux du contrefacteur présumé. Sa mise en œuvre exige rigueur : requête, périmètre de la mission, séquestre, délai pour agir au fond à peine de nullité. C’est une spécialité du cabinet.

Le choix du forum

Pour un brevet européen, l’action peut relever du Tribunal judiciaire de Paris ou de la Juridiction unifiée du brevet, avec des logiques différentes : calendrier, langue, portée territoriale de l’injonction, risque reconventionnel. Ce choix, largement irréversible, structure toute la suite : nous le documentons systématiquement avant d’assigner.

Une action peut être portée simultanément devant plusieurs juridictions nationales, comme l’illustre l’assignation de Pfizer et BioNTech par Moderna, engagée le même jour devant le tribunal du district du Massachusetts et le Landgericht de Düsseldorf. Nous revenons sur cette stratégie dans notre analyse.

Sur la compétence du juge français pour connaître d’actes commis à l’étranger, la Cour de cassation a cassé le 29 juin 2022 l’arrêt qui refusait de les apprécier : nous en tirons les conséquences dans cette étude.

La réparation

L’article L. 615-7 CPI impose de prendre en considération les conséquences économiques négatives subies, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur : ou, à titre d’alternative, une somme forfaitaire supérieure à la redevance qui aurait été due. La reconstitution du préjudice est un chantier économique à part entière, que nous menons avec des experts financiers.

Le tribunal judiciaire de Paris a alloué 28 millions d’euros de dommages et intérêts à Eli Lilly dans l’affaire Pemetrexed, montant alors inédit en Europe.

Le droit d’information

L’article L. 615-5-2 CPI permet d’obtenir, au besoin sous astreinte, la production des documents ou informations détenus par le défendeur ou par des tiers, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, sauf empêchement légitime. C’est souvent par cette voie que se construit l’assiette du préjudice, lorsque la saisie n’a livré que la matérialité des faits.

Les mesures que le juge peut prononcer

Au-delà de l’indemnisation, l’article L. 615-7-1 CPI autorise le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart définitive, la destruction ou la confiscation au profit de la partie lésée, ainsi que des mesures de publicité de la décision, le tout aux frais du contrefacteur. L’interdiction, provisoire ou définitive, se double d’une astreinte dont le montant et la périodicité se plaident dans les écritures, non après le jugement. Devant la Juridiction unifiée, l’injonction couvre l’ensemble des États contractants où le brevet produit effet et pour lesquels la juridiction est saisie, ce qui change l’échelle du risque pour le défendeur.

Le calendrier réel

Une action au fond devant le tribunal judiciaire de Paris se compte en années, la mise en état absorbant l’essentiel du temps. La procédure devant la Juridiction unifiée du brevet est au contraire conçue pour conduire à une audience dans un délai d’environ un an à compter de l’assignation, avec des délais d’écriture stricts et peu de tolérance pour les demandes tardives. Ce différentiel de rythme est, en pratique, l’un des premiers critères du choix du for, au même titre que le risque de révocation reconventionnelle.

Agir vite sans agir mal

La tentation de l’assignation immédiate est mauvaise conseillère. Trois vérifications précèdent utilement toute action : la solidité du titre au regard de l’art antérieur, la qualité à agir et son inscription au registre, et la disponibilité de la preuve. Les mesures provisoires permettent, lorsque l’atteinte est caractérisée, d’obtenir une interdiction avant le jugement au fond.

Vous suspectez une contrefaçon de vos brevets ? Parlons stratégie avant d’agir.

Voir aussi : Contentieux des brevets.