Patent hold-up

Le patent hold-up désigne le comportement du titulaire d’un brevet essentiel à une norme qui exploite la dépendance des fabricants, prisonniers de la norme une fois leurs produits développés, pour obtenir des redevances supérieures à la valeur de sa technologie ou pour menacer d’une interdiction de commercialisation. Il est le symétrique du patent hold-out, comportement du fabricant qui retarde indéfiniment la conclusion d’une licence. Le patent hold-up est la raison d’être de l’engagement FRAND.

Le mécanisme du patent hold-up

D’abord, la normalisation confère au brevet une valeur qu’il n’aurait pas eue sans elle : une fois la norme adoptée, la technologie ne peut plus être contournée. Ensuite, les fabricants investissent dans des produits conformes avant d’avoir négocié toutes les licences, ce qui rend le coût d’un changement prohibitif. Enfin, le titulaire peut utiliser la menace d’une injonction, qui interromprait la commercialisation de toute une gamme, pour imposer un taux qui reflète ce coût de changement plutôt que la contribution de l’invention. Le risque est aggravé par l’empilement des redevances lorsque des centaines de titulaires détiennent des brevets sur la même norme.

Les remèdes

L’engagement FRAND pris lors de la déclaration de brevet essentiel oblige le titulaire à concéder des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans l’affaire Huawei contre ZTE de 2015, que le titulaire d’un brevet essentiel en position dominante qui demande une interdiction sans avoir préalablement alerté le contrefacteur présumé et présenté une offre écrite de licence à des conditions FRAND peut commettre un abus de position dominante. Les juridictions nationales et la juridiction unifiée du brevet apprécient depuis le comportement des deux parties dans la négociation. L’arrêt est accessible sur le site de la Cour de justice.

Ce qu’il faut retenir

En pratique, l’accusation de patent hold-up est le moyen de défense central du fabricant assigné par un titulaire de brevets essentiels. Elle suppose de démontrer que le titulaire a manqué à ses obligations de négociation, par une offre non FRAND, un refus de communiquer les licences comparables ou une action précipitée. Le cabinet intervient dans ces litiges pour les titulaires et les fabricants, comme présenté sur la page avocat FRAND et brevets essentiels.