10x Genomics v NanoString (CFI, 19 septembre 2023)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par décision du 19 septembre 2023 (UPC_CFI_2/2023, App_528389/2023), la division locale de Munich, en formation de quatre juges dont un juge techniquement qualifié, statue sur la demande de mesures provisoires de 10x Genomics et de President and Fellows of Harvard College contre trois sociétés NanoString, fondée sur le brevet européen à effet unitaire EP 4 108 782. Elle juge la demande principale recevable et en grande partie fondée et prononce, dans dix-sept États, une interdiction sans sûreté, sous astreinte d’au plus 250 000 EUR par infraction, la valeur du litige étant fixée à 7 000 000 EUR. Ses sommaires posent trois principes de portée générale : la validité doit être établie selon une probabilité prépondérante, le retard s’apprécie pour un brevet unitaire à partir du moment où une demande devant la JUB devenait possible, et l’exécution nationale d’un brevet européen classique n’est pas un moyen équivalent à l’exécution d’un brevet unitaire devant la JUB.

Faits et procédure

Le brevet, issu d’une demande divisionnaire déposée le 27 avril 2022 et intitulé « Compositions and methods for analyte detection », a été délivré le 11 mai 2023 après une demande de report de la délivrance. L’effet unitaire a été demandé le 9 mai 2023. Harvard, titulaire inscrit, l’a concédé en licence à 10x Genomics pour l’Allemagne puis pour les autres États de la JUB. Les demanderesses visent le CosMx Spatial Molecular Imager et des réactifs et consommables associés. Le tribunal régional de Munich I avait, le 17 mai 2023, retenu la contrefaçon de la partie allemande du brevet parent. La demande, reçue le 1er juin 2023, a été plaidée les 5 et 6 septembre 2023, NanoString a formé opposition devant l’OEB en juillet 2023 et soulevait l’incompétence, l’irrecevabilité, le défaut de qualité de Harvard au regard du Bayh-Dole Act, la nullité, l’absence de contrefaçon, le défaut d’urgence et la disproportion.

Le droit applicable

La demande relève de l’article 62 de l’Accord et des règles 206 et suivantes du règlement de procédure. La compétence de la division locale repose sur l’article 33, paragraphe 1, a), de l’Accord, la qualité pour agir du titulaire inscrit sur l’article 47, paragraphe 1.

Question posée

La division locale de Munich est-elle compétente, la demande est-elle recevable, et selon quels critères apprécier la validité, le retard à agir et l’existence d’autres voies d’exécution lorsqu’est invoqué un brevet à effet unitaire ?

Solution

Une contrefaçon plausiblement alléguée suffit à fonder la compétence, sans examen juridique complet à ce stade : l’offre de vente en ligne avec livraison dans l’Union, des livraisons à un institut berlinois et des actions promotionnelles à Hanovre et Wurtzbourg, imputées à toutes les défenderesses, sont retenues. Les exigences de la règle 206.2, d), relatives à la validité ne doivent pas être appliquées trop strictement. La règle 206.2, e), qui impose une brève description de l’action au fond, est écartée par une interprétation téléologique lorsque la mesure sollicitée coïncide avec la demande au fond. Le caractère prétendument mal fondé de la demande relève du fond et non de la recevabilité. L’intérêt à agir existe, les décisions de la JUB valant pour tous les États membres contractants et l’action nationale portant sur le brevet parent. Harvard, titulaire inscrit, a qualité pour agir, sa conformité au Bayh-Dole Act n’étant pas contestée. 10x agit au moins comme licenciée non exclusive au titre de l’article 47, paragraphe 3, la validité d’une licence exclusive restant douteuse au regard d’une décision du tribunal fédéral du Delaware. Selon les sommaires, la validité doit être établie avec une probabilité prépondérante, condition nécessaire et suffisante. Le retard s’apprécie en recherchant d’abord quand le demandeur a connu la contrefaçon, puis quand des mesures provisoires pouvaient être demandées devant la JUB. L’exécution État par État d’un brevet européen sans effet unitaire n’équivaut pas à celle d’un brevet unitaire devant la JUB.

L’« échantillon de cellules ou de tissu » exclut l’ADN génomique isolé, une sous-population de réactifs se définit par l’analyte visé sans identité des sondes, et l’étape de détection doit être répétée à chaque tour. La charge de la preuve de l’invalidité pèse sur les défenderesses, les statistiques générales d’annulation étant indifférentes ni l’extension, ni Göransson ni US 2010/0151472 contre la nouveauté, ni Duose, WO 03/003810 ou Göransson contre l’activité inventive, ni l’insuffisance ne convainquent. La contrefaçon directe du procédé, appliqué à Amsterdam et offert, et indirecte par les réactifs, l’instrument et les sondes, est retenue avec une forte probabilité. L’analyse dans le nuage hors du territoire est sans effet, la caractéristique finale n’étant qu’une indication de but. Pour l’instrument et les sondes, utilisables aussi pour les protéines, l’interdiction est conditionnée par des avertissements et des engagements des acheteurs assortis de pénalités. La demande de « faire cesser » au-delà de l’interdiction est rejetée, faute de base dans l’Accord.

L’urgence est établie : la JUB ne pouvait être saisie avant le 1er juin 2023, le report de la délivrance pour obtenir l’effet unitaire n’est pas un retard, et les actions nationales sur le brevet parent ne constituent pas une voie équivalente. Le risque de verrouillage durable de la clientèle, symétrique pour les deux parties, fait pencher la balance pour le titulaire. Aucune licence n’est due : NanoString n’est pas tiers bénéficiaire de l’accord avec les NIH, aucune position dominante abusive n’est démontrée, et hors normes essentielles c’est au candidat à la licence de présenter une offre concrète, celle faite à l’audience étant tardive et inadaptée. Ni la complexité du produit, ni le statut d’entité non exploitante de Harvard, ni l’intérêt de la recherche ne rendent l’interdiction disproportionnée, et aucune sûreté n’est exigée faute de difficulté d’exécution aux États-Unis. Les défenderesses supportent les frais.

Points clés pour la pratique

• Le critère de la probabilité prépondérante fixe le seuil de conviction requis sur la validité en référé devant la JUB.
• Pour un brevet unitaire récemment délivré, le délai d’action se calcule à partir du moment où la JUB pouvait être saisie, et non de la seule connaissance de la contrefaçon.
• La possibilité d’agir devant les juridictions nationales sur un brevet européen classique ne prive pas le demandeur de son intérêt à saisir la JUB.
• Enseignement pratique : la règle 206.2, e), ne doit pas devenir un obstacle formel lorsque la mesure provisoire sollicitée coïncide avec la demande au fond.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 21, 25, 26, 27, 32, paragraphe 1, a) et c), 33, paragraphe 1, a), 42, 47, 54, 62 et 69

Règlement de procédure

règles 16, 181, 206, 208, 209, 210, 211, 350 et 354

Convention sur le brevet européen

art. 76, paragraphe 1, 54, 56 et 123, paragraphe 2

Jurisprudence citée

CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13, Huawei v ZTE, CJUE, 28 avril 2022, C-44/21, Phoenix Contact v Harting, CJUE, C-307/18 et C-549/10 P

Décisions connexes

• 10x Genomics v NanoString, 10 juillet 2023, ordonnance antérieure fixant les délais d’écritures.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.