NanoString Technologies Europe v President and Fellows of Harvard College (CFI, 17 octobre 2024)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une décision du 17 octobre 2024 (UPC_CFI_252/2023), la division centrale, section de Munich, fait droit à l’action en nullité de NanoString Technologies Europe contre le brevet EP 2 794 928 du President and Fellows of Harvard College, relatif à une méthode de détection de multiples analytes par hybridations successives de sondes de décodage. La revendication 1 telle que délivrée est privée de nouveauté par l’article de Göransson (D10), la première requête subsidiaire manque d’activité inventive au regard du même document et les requêtes 2 à 8 ne peuvent sauver le brevet en partie, qui est annulé en totalité. La décision retient aussi l’attention pour le refus de surseoir à statuer malgré la procédure allemande portant sur la partie allemande du brevet, et pour le rejet d’une requête subsidiaire tardive. Le brevet est annulé pour la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, et le titulaire supporte les frais de NanoString (dispositif, points 1 et 2).

Faits et procédure

Le brevet, en vigueur en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, a été délivré le 20 février 2019. Une action en nullité a été introduite le 29 juillet 2022 devant le Bundespatentgericht par NanoString Technologies Germany, qui a annulé la partie allemande le 7 mai 2024, un appel est pendant devant le Bundesgerichtshof (points 1.2 et 5.10). L’action devant la JUB a été introduite le 27 juillet 2023 (point 1.1). La division locale de Munich avait refusé le 10 octobre 2023 des mesures provisoires fondées sur ce brevet (point 1.3). L’exception préliminaire de litispendance a été retirée à l’audience du 18 septembre 2024 (points 1.5 et 5.4).

Le droit applicable

La compétence internationale est examinée d’office au regard du règlement Bruxelles I bis, notamment de ses articles 29 à 31 et 71 quater, et de l’article 32, paragraphe 1, point d), de l’Accord (points 5.6 et 5.9). La nouveauté et l’activité inventive relèvent des articles 54 et 56 de la CBE. L’admission d’une demande de modification ultérieure relève des règles 30.2 et 50.2 du règlement de procédure.

Question posée

La JUB doit-elle surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt du Bundesgerichtshof, et la méthode revendiquée, telle que délivrée puis modifiée, est-elle nouvelle et inventive au regard de Göransson ?

Solution

Les sociétés du groupe NanoString ne sont pas les mêmes parties au sens de l’article 29 du règlement : l’appartenance à un même groupe ne suffit pas, de sorte que les articles 29 et 31 sont écartés (points 5.16 et 5.17). Les actions sont connexes au sens de l’article 30, mais la division refuse le sursis : les parties demandent une décision, l’affaire est en état, l’arrêt allemand n’est pas attendu avant un an, les parties néerlandaise et française doivent être jugées en tout état de cause et la décision du Bundespatentgericht va dans le même sens (points 5.18 à 5.21), solution également retenue au titre de la règle 295, point m) (point 5.22). La revendication n’exige pas que le même réactif de détection reste fixé pendant toute la méthode (points 8.23 à 8.33), et Göransson en divulgue directement et sans ambiguïté toutes les caractéristiques (point 9.15). La nouvelle requête subsidiaire 2, présentée en mars 2024 après la clôture de la procédure écrite, est refusée : l’interprétation de la cour d’appel dans NanoString v 10x Genomics ne constituait pas une surprise, la question étant débattue depuis la réplique du 27 novembre 2023 (points 10.3 et 10.4). Pour la première requête subsidiaire, limitée à une utilisation in situ, Göransson constitue un point de départ réaliste et le transfert de sa méthode de décodage in situ était évident, sans difficulté particulière attendue (points 11.22 à 11.42). La revendication ne fixe ni nombre d’analytes, ni durée, ni sensibilité, et le brevet ne contient aucun exemple de méthode FISH portant sur de l’ARN : les difficultés propres aux méthodes in situ invoquées par le titulaire ne peuvent fonder l’activité inventive en l’absence d’enseignement technique concret (point 11.43). Les requêtes subsidiaires 2 à 8 (échantillon de cellules fixées, localisation spatiale, FISH, suppression du signal par clivage, longueur des sondes, pluralité d’au moins deux) n’apportent aucune contribution inventive (points 12.1 à 12.6). Le brevet est donc annulé en totalité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs, la division relevant que sa solution rejoint celle du Bundespatentgericht et l’arrêt de la cour d’appel dans NanoString v 10x Genomics (points 13.1 à 13.3). Le titulaire, partie perdante, supporte les frais (article 69 de l’Accord et règle 118.5, point 14.1).

Points clés pour la pratique

• L’appartenance au même groupe ne fait pas de deux sociétés les mêmes parties au sens de l’article 29 du règlement Bruxelles I bis (point 5.16).
• Le sursis au titre de l’article 30 est refusé lorsque l’affaire est en état et que d’autres parties nationales du brevet doivent être jugées (point 5.20).
• Une requête subsidiaire présentée en réaction à un arrêt de la cour d’appel est tardive si la question d’interprétation était déjà débattue (point 10.4).
• Enseignement pratique : le titulaire doit déposer dès le mémoire en défense les requêtes subsidiaires couvrant toutes les interprétations plausibles discutées dans les écritures.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 32, paragraphe 1, point d), 65, 69 et 83, paragraphe 3

Règlement de procédure

règles 30.1, 30.2, 50.2, 118.5 et 295, point m)

Convention sur le brevet européen

art. 54, 56, 69 et 138, paragraphe 1

Règlement (UE) n° 1215/2012

art. 29, 30, 31 et 71 quater

Jurisprudence citée

NanoString v 10x Genomics, cour d’appel, 26 février 2024, VusionGroup v Hanshow, cour d’appel, 13 mai 2024, Carrier v Bitzer, cour d’appel, 28 mai 2024, Sanofi v Amgen, division centrale, section de Munich, 16 juillet 2024, Mala v Nokia, cour d’appel, 17 septembre 2024, Mammut v Ortovox, cour d’appel, 25 septembre 2024, 10x Genomics v NanoString, division locale de Munich, 19 septembre 2023, division locale de Munich, 10 octobre 2023, UPC_CFI_17/2023, division locale de Munich, 27 août 2024, UPC_CFI_201/2024

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.