NanoString Technologies v 10x Genomics (CoA, 11 mars 2024)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une ordonnance du 26 février 2024 (UPC_CoA_335/2023, APL_576355/2023), la cour d’appel, siégeant à cinq juges dont deux juges techniciens, infirme l’ordonnance de la division locale de Munich du 19 septembre 2023 qui avait fait droit à la demande de mesures provisoires de 10x Genomics et du President and Fellows of Harvard College contre NanoString, et rejette cette demande. Le brevet EP 4 108 782 lui paraît plus probablement invalide que valable, faute d’activité inventive. L’ordonnance, assortie de trois sommaires, fixe des règles qui structurent le contentieux des mesures provisoires devant la JUB : l’interprétation des revendications, identique pour la contrefaçon et la validité, et le degré de certitude exigé par la règle 211.2, avec la répartition de la charge de la preuve.

Faits et procédure

La division locale de Munich avait interdit à NanoString, dans dix-sept États, la mise en œuvre du procédé de la revendication 1 et la fourniture de dispositifs, réactifs et sondes destinés à la détection d’ARN (système CosMx), sous astreinte pouvant atteindre 250 000 euros par infraction. NanoString a fait appel. L’audience s’est tenue le 18 décembre 2023. Le brevet porte sur un procédé de multiplexage optique à haut débit pour détecter des molécules cibles dans un échantillon.

Le droit applicable

Les mesures provisoires relèvent de l’article 62 de l’Accord et des règles 206 à 213 du règlement de procédure. La règle 211.2 exige que la juridiction soit convaincue avec un degré de certitude suffisant de la qualité pour agir du demandeur et de la contrefaçon. L’étendue de la protection est déterminée par l’article 69 de la CBE et son protocole interprétatif.

Question posée

Quel degré de certitude la juridiction doit-elle atteindre quant à la contrefaçon et à la validité pour ordonner des mesures provisoires, et comment les revendications doivent-elles être interprétées à ce stade ?

Solution

La compétence de la division locale de Munich est confirmée (point 1). Les exigences de la règle 206.2, sous b) à e), touchent au bien-fondé de la demande et non à sa recevabilité. Leur méconnaissance peut seulement peser sur l’appréciation du juge (point 2). La contestation relative à la qualité pour agir est écartée (point 3).

Les revendications sont la base déterminante de l’étendue de la protection, mais la description et les dessins doivent toujours être consultés, du point de vue de l’homme du métier, et les mêmes principes valent pour la contrefaçon et la validité (point 4.d.aa). L’« échantillon de cellule ou de tissu » doit rester reconnaissable comme tel, ce qui exclut l’ADN isolé et amplifié. La revendication 1 n’exige pas que les réactifs restent liés pendant tout le procédé (points 4.d.bb et 4.d.cc).

La certitude suffisante suppose que la juridiction tienne pour au moins plus probable qu’improbable la qualité pour agir et la contrefaçon. Elle fait défaut si la nullité du brevet est plus probable que sa validité. Le demandeur prouve sa qualité pour agir et la contrefaçon. Hors mesures ordonnées sans audition du défendeur, celui-ci prouve le défaut de validité (point 5.a). Si l’antériorité D6 (Göransson et al., 2009) ne détruit pas la nouveauté, la requête principale est vraisemblablement dépourvue d’activité inventive à partir de D6, l’homme du métier étant incité à transposer in situ la méthode in vitro (points 5.b.bb, 5.b.cc et 5.c). La requête subsidiaire, qui ajoute l’IHC et la FISH et limite les analytes aux molécules d’ARN, n’est pas davantage vraisemblablement valable. Sa recevabilité est laissée ouverte (point 6). Les demandeurs supportent les frais, la demande d’exécution immédiate de cette condamnation est rejetée et la valeur du litige est fixée à 7 millions d’euros (points 7 et 8 et dispositif).

Points clés pour la pratique

• Le seuil de la règle 211.2 est celui du « plus probable qu’improbable », pour la contrefaçon comme pour la validité (sommaire 3 et point 5.a).
• Hors procédure non contradictoire, la charge de la preuve du défaut de validité pèse sur le défendeur aux mesures provisoires (point 5.a).
• L’interprétation des revendications s’appuie toujours sur la description et les dessins, et elle est la même pour la contrefaçon et la validité (sommaire 2 et point 4.d.aa).
• Enseignement pratique : le défendeur aux mesures provisoires a intérêt à concentrer sa défense sur une attaque en activité inventive documentée, susceptible de rendre la nullité plus probable que la validité.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 26, paragraphe 1, 32, paragraphe 1, point c), 33, paragraphe 1, point a), 47, paragraphes 1 et 3, 54, 60, 62, 63, 64, 65, paragraphe 1, et 68

Règlement de procédure

règles 8.4, 13.1, 16, 25.1, 44, 206.2, 208.1, 209, 211.2, 212, 213, 222.1 et 355.1

Convention sur le brevet européen

art. 52 à 57, art. 64 et art. 69 et protocole interprétatif

Directive 2004/48/CE

art. 9

Décisions connexes

• 10x Genomics, 26 février 2024, ordonnance du même jour refusant la suspension de l’instance après l’ouverture d’une procédure de Chapter 11.

Mettre la décision en perspective

Consultez le parcours consacré à l’interprétation des revendications, notamment G 1/24 et T 439/22 à l’OEB. Le rapprochement porte sur le rôle de la description. Les cadres de brevetabilité à l’OEB et de contentieux devant la JUB restent distincts.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.