Heraeus Electronics v Vibrantz (CFI, UPC_CFI_114/2024, 10 octobre 2025)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une décision du 10 octobre 2025, rendue dans les procédures jointes UPC_CFI_114/2024 (action en contrefaçon) et UPC_CFI_448/2024 (demande reconventionnelle en nullité, demande de modification et demande fondée sur la règle 362), la division locale de Munich examine le brevet EP 3 215 288 de Heraeus Electronics relatif à une préparation de frittage métallique. Elle juge que l’arrêt définitif du Bundespatentgericht du 7 novembre 2023, qui avait maintenu la partie allemande sous forme limitée, fait obstacle à un nouvel examen de la nouveauté et de l’activité inventive pour l’Allemagne, la force de chose jugée relevant du droit national. Le brevet, défendu dans la version de la requête subsidiaire 3, résiste aux griefs d’insuffisance de description, de défaut de nouveauté et d’activité inventive : il est annulé pour la France, l’Italie et la Roumanie en ce qu’il excède cette version et maintenu pour le surplus. L’action en contrefaçon est néanmoins rejetée, Vibrantz bénéficiant en Allemagne d’un droit de possession antérieure et aucun acte n’étant établi en France, en Italie ou en Roumanie. Les frais sont répartis à raison de 60 % pour le titulaire et 40 % pour la défenderesse.

Faits et procédure

Le brevet, déposé le 8 mai 2015 sous priorité du 3 novembre 2014, est en vigueur en Allemagne, en France, en Italie et en Roumanie, l’action ayant été étendue à la Roumanie par ordonnance du 2 décembre 2024. Vibrantz, qui a succédé au demandeur dans l’action en nullité allemande, conteste la validité pour les quatre États et invoque un droit de possession antérieure. Heraeus Electronics demandait notamment une injonction, des informations, le rappel, une provision de 250 000 euros et la constatation de son droit à dommages et intérêts. Elle défend le brevet dans la version de la requête subsidiaire 3, identique à celle retenue par le Bundespatentgericht. L’audience s’est tenue le 1er juillet 2025.

Le droit applicable

Selon le sommaire, faute de règle spéciale dans l’Accord, l’effet d’un jugement national définitif rejetant une action en nullité s’apprécie, au regard de l’article 24, paragraphe 1, sous e), de l’Accord, selon le droit national. La validité relève des articles 65 de l’Accord et 138 de la CBE, le droit de possession antérieure, de l’article 28 de l’Accord, qui renvoie au droit national.

Question posée

Un jugement allemand définitif sur la validité lie-t-il la JUB saisie d’une demande reconventionnelle en nullité, le brevet limité est-il valable, et la contrefaçon peut-elle être retenue malgré un droit de possession antérieure ?

Solution

Pour la partie allemande, la JUB statue en tant que juridiction allemande. En droit allemand, la chose jugée ne couvre que les causes de nullité effectivement invoquées, de sorte que seuls la nouveauté et l’activité inventive sont soustraites à un nouvel examen, la défenderesse étant liée en tant que successeur (B.I.2 à B.I.6). La clarté n’est pas une cause de nullité (B.II.1). L’insuffisance de description est écartée, la description donnant une formulation complète et un test de cisaillement reproductible, et la défenderesse ne prouvant pas l’absence de mise en œuvre sur toute la plage revendiquée (B.II.2). La requête subsidiaire 3 est nouvelle, aucun document ne divulguant toutes les caractéristiques, et inventive au regard de JD24, le problème objectif étant l’amélioration de la liaison et JD17 détournant de la solution (B.II.3). Les produits litigieux reproduisent littéralement la revendication (C.I). L’action est toutefois rejetée. La décision de la défenderesse, antérieure à la date de priorité, de fabriquer des pâtes de frittage avec des paillettes d’argent SF65, SF70A et SF30, qui présentent nécessairement le produit mathématique revendiqué, suffit à fonder en Allemagne un droit de possession antérieure couvrant au moins les formulations attaquées. Les employés n’avaient pas à identifier ce produit ni la résistance au cisaillement décrite (C.V). Ces actes étant licites, ils ne créent aucun risque de contrefaçon pour la France, l’Italie et la Roumanie. L’article 34 de l’Accord suppose des actes de contrefaçon dans au moins un État, et l’allégation non contestée selon laquelle le groupe dispose de sites en France et en Italie, faute d’être étayée, ne permet pas d’imputer un acte concret à la défenderesse (C.VI). L’exception de dol et le moyen tiré de l’usurpation restent sans objet (C.VII). Le dispositif constate un obstacle absolu à la poursuite de la demande reconventionnelle pour la partie allemande, quant à la brevetabilité tranchée par le Bundespatentgericht, annule le brevet pour la France, l’Italie et la Roumanie en ce qu’il excède les revendications 1 à 8 dans la version limitée, rejette la demande reconventionnelle pour le surplus et l’action en contrefaçon, met 60 % des frais à la charge de la demanderesse et 40 % à celle de la défenderesse, et fixe la valeur de chaque demande à 1 million d’euros, soit 2 millions d’euros au total. La formation était présidée par le juge Zigann.

Points clés pour la pratique

• Devant la JUB, l’autorité d’un jugement national de nullité se détermine selon le droit national : en droit allemand, seules les causes effectivement invoquées sont couvertes.
• Le défendeur peut toujours invoquer devant la JUB une cause de nullité non soumise au juge national, ici l’insuffisance de description.
• Le droit de possession antérieure, régi par le droit national via l’article 28 de l’Accord, peut faire échec à l’action alors même que la contrefaçon littérale est établie.
• Enseignement pratique : le titulaire doit établir des actes concrets de contrefaçon imputables au défendeur dans chaque État visé, des actes licites en Allemagne, couverts par la possession antérieure, ne fondent aucun risque de contrefaçon ailleurs.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 24, paragraphe 1, 28, 34 et 65, paragraphe 2

Règlement de procédure

règles 105.5, 118.8, 171.1, 171.2, 181.2, 334, 362 et 363

Convention sur le brevet européen

art. 54, art. 56, art. 83, art. 84 et art. 138

Règlement (UE) n° 1215/2012

art. 36, paragraphe 1, 71 bis et 71 quinquies

Jurisprudence citée

Fives ECL v REEL, cour d’appel, 16 janvier 2025, 10x Genomics v NanoString, cour d’appel, 26 février 2024, Belkin v Koninklijke Philips, cour d’appel, 3 octobre 2025, Sanofi-Aventis Deutschland v Amgen, division centrale, section de Munich, 16 juillet 2024, NanoString v 10x Genomics, 19 septembre 2023, UPC_CFI_501/2023, 4 avril 2025, Edwards Lifesciences v Meril, division locale de Munich, 15 novembre 2024 (UPC_CFI_15/2023), division locale de Düsseldorf, 13 mai 2025 (UPC_CFI_505/2024)

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.