FUJIFILM v Kodak (CFI, ORD_598590/2023, 2 avril 2025)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une décision du 2 avril 2025 (UPC_CFI_365/2023), la division locale de Mannheim retient la contrefaçon de la partie allemande de EP 3 511 174 de FUJIFILM par les plaques SONORA XTRA-3 de trois sociétés Kodak, et rejette la demande reconventionnelle en nullité pour cette partie. Elle se déclare incompétente pour les parties nationales du brevet éteintes avant le 1er juin 2023, la partie britannique étant disjointe. La décision intéresse la portée de l’article 3, point c), de l’Accord et la charge de la preuve de la possession personnelle antérieure. Elle ordonne interdiction, information, rappel, retrait et destruction, et accorde une provision sur frais de 300 000 euros, mais refuse le préjudice moral, la provision sur dommages et intérêts et la publication.

Faits et procédure

Le brevet n’était plus en vigueur qu’en Allemagne et au Royaume-Uni (point 1). FUJIFILM a limité son action aux plaques SONORA XTRA-3 par mémoire du 4 février 2025 et présenté une demande de modification du brevet avec trois requêtes subsidiaires (points 6, 13 et 27). Les défenderesses invoquaient un usage public antérieur, des antériorités, l’extension et un droit de possession personnelle antérieure (points 7 et 18). L’audience s’est tenue les 11 et 12 février 2025. L’arrêt BSH Hausgeräte de la Cour de justice étant intervenu le 25 février 2025, la partie britannique a été disjointe le même jour que la décision (point 15).

Le droit applicable

L’article 3, point c), de l’Accord vise les brevets européens encore en vigueur au 1er juin 2023, interprété de manière autonome au regard de la convention de Vienne, il s’entend de chaque partie nationale, indépendante après la délivrance (points 33 et 34). L’objectif, tourné vers l’avenir, n’était pas de transférer à la JUB le contentieux des parties déjà éteintes (points 35 et 36). La possession personnelle antérieure relève du droit allemand (article 28 de l’Accord, § 12 PatG).

Question posée

La JUB est-elle compétente pour les parties nationales éteintes avant son entrée en vigueur, et à quelles conditions le défendeur peut-il opposer un usage ou une possession antérieurs ?

Solution

La JUB n’est pas compétente pour les parties nationales éteintes avant le 1er juin 2023, y compris pour des États non parties à l’Accord, et l’exception n’est pas tardive, les pays n’ayant été précisés que le 4 février 2025 (points 32 à 39). La revendication 1, interprétée sans exclure une surface irrégulière à pointes (points 46 à 62), est jugée nouvelle et inventive, et sans extension (points 74 à 101). L’usage public antérieur n’est pas établi : les faits nouveaux de la duplique sont écartés et les circonstances révèlent un régime de confidentialité au moins implicite (points 64 à 73). La contrefaçon est retenue, l’homme du métier pouvant mesurer le diamètre des pores sur une surface irrégulière et le diamètre moyen de 23 nm n’étant pas contesté (points 102 à 116). La possession antérieure est écartée faute de preuve d’une décision ferme et définitive d’exploitation avant la date de priorité du 29 septembre 2017 (points 117 à 121). L’interdiction pour l’Allemagne couvre la contrefaçon directe de la revendication 1 et indirecte des revendications 15 et 16 (point 147), avec une astreinte de 50 euros par mètre carré. Le droit à réparation est reconnu sans avertissement préalable, le montant étant renvoyé à la procédure des règles 125 et suivantes, et, pour la période remontant au 17 juillet 2019, la demande s’entend d’une indemnité au titre de l’article 67 de la CBE (points 132 à 134). Le préjudice moral et la provision de 10 millions d’euros sont refusés faute de justification (points 135 et 136). L’information est due sans limite tirée du droit national, les clients non professionnels pouvant n’être révélés qu’à un tiers (points 137 à 140). Destruction, rappel auprès des professionnels et retrait sont ordonnés, la publication refusée (points 141 à 144). Aucune garantie n’est imposée au demandeur (points 148 à 150), les défenderesses supportent tous les frais malgré le retrait partiel (point 151), et la valeur du litige est fixée à 15 000 000 euros (point 153).

Points clés pour la pratique

• Les parties nationales d’un brevet européen éteintes avant le 1er juin 2023 échappent à la compétence de la JUB, même si d’autres parties restent en vigueur.
• Les faits fondant un droit de possession antérieure doivent figurer dans le mémoire en défense. Les mémoires ultérieurs ne peuvent que répondre à la réplique.
• Le défendeur qui invoque une possession antérieure doit prouver, par pièces ou témoins, une décision ferme et définitive d’exploitation antérieure à la date de priorité.
• Enseignement pratique : la provision sur dommages et intérêts de la règle 119 ne suit pas automatiquement la constatation de la contrefaçon et doit être étayée par des éléments chiffrés propres aux produits retenus (point 136).

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 3, point c), 20, 26, 28, 29, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 80, 82 et 83

Règlement de procédure

règles 9.1, 19, 23, 24(g), 25.1, 29, 30.1, 118.5, 118.8, 119, 125, 150.2, 191, 262A, 263, 265, 352.1, 354.2 et 354.3

Convention sur le brevet européen

art. 54, art. 56, art. 67, art. 87(1), art. 123(2), art. 138

Règlement (UE) n° 1215/2012

art. 26, paragraphe 1, 71 bis et 71 ter

Autres textes

Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 31 et 32, loi allemande sur les brevets (PatG), § 12

Jurisprudence citée

Fives ECL v REEL, cour d’appel de la JUB, 16 janvier 2025 (UPC_CoA_30/2024), Hurom v NUC Electronics Europe, division locale de Mannheim, 11 mars 2025 et Hurom v NUC Electronics, même date, division centrale, section de Munich, 16 juillet 2024 (UPC_CFI_14/2023), Umedwings v Abbott Diabetes Care, division locale de La Haye, 19 juin 2024 (UPC_CFI_131/2024), Panasonic v OPPO, division locale de Mannheim, 22 novembre 2024, division locale de Düsseldorf, 3 juillet 2024 (UPC_CFI_7/2023), division locale de Düsseldorf, 31 octobre 2024 (UPC_CFI_373/2023), CJUE, 25 février 2025, BSH Hausgeräte, C-339/22

Décisions connexes

• FUJIFILM v Kodak, division locale de Mannheim, 2 avril 2025, ordonnance disjoignant la partie britannique

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.