F. Hoffmann-La Roche v A.Menarini Diagnostics (CFI, 5 décembre 2025)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une ordonnance du 5 décembre 2025 (UPC_CFI_712/2025), rendue après audience, la division locale de Düsseldorf fait droit pour l’essentiel à la demande de mesures provisoires de F. Hoffmann-La Roche et Roche Diabetes Care contre A. Menarini Diagnostics et deux autres sociétés du groupe Menarini, fondée sur le brevet EP 1 962 668 B1 (capteur « sandwich » de mesure de la concentration d’un analyte) et visant le système de mesure continue du glucose GlucoMen iCan o3. Elle interdit, en Allemagne, en France et en Italie, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation et la détention des capteurs et dispositifs contrefaisants, ordonne leur remise à un huissier, la communication d’informations sur leur origine et leurs circuits de distribution et le remboursement provisoire de 32 051,20 euros de frais, sans exiger de garantie. L’ordonnance intéresse l’interprétation d’une revendication de produit à la lumière d’une revendication de procédé, l’injonction de fabrication visant un produit fabriqué en Chine par un tiers, et l’appréciation de la nécessité des mesures sur un marché inerte où chaque nouveau patient perdu l’est durablement.

Faits et procédure

Le capteur en cause est fabriqué en Chine par Changsha Sinocare et distribué par le groupe Menarini. Il est vendu en Italie, où des exemplaires ont été livrés en juin et juillet 2025 sur commande d’un salarié de Roche. Il n’est pas encore commercialisé en Allemagne ni en France, mais Berlin-Chemie l’a présenté lors d’un événement du 20 juillet 2025 (points 17 et 19). Présentée le 7 août 2025 sans audition préalable, la requête a été notifiée aux défenderesses le 11 août, celles-ci ont répondu le 23 septembre, et des ordonnances de confidentialité ont été rendues en octobre 2025. L’audience s’est tenue le 7 novembre 2025. Les défenderesses demandaient à titre subsidiaire une garantie d’au moins 1 500 000 euros (point 23).

Le droit applicable

Les mesures provisoires relèvent de l’article 62 de l’Accord et des règles 206 et suivantes. La compétence internationale repose sur le règlement (UE) n° 1215/2012 (articles 4, paragraphe 1, 8, point 1, 71 bis et 71 ter), celle de la division locale sur l’article 33, paragraphe 1, sous b), de l’Accord. La règle 302.1 permet aux demanderesses d’agir ensemble pour leurs parties nationales respectives. L’interprétation se fait selon l’article 69 de la CBE et son protocole interprétatif.

Question posée

La JUB est-elle compétente à l’égard de défenderesses établies en Italie, en Allemagne et en France, la contrefaçon et la validité sont-elles suffisamment certaines, l’urgence et la nécessité des mesures sont-elles établies, et quelles mesures ordonner ?

Solution

La JUB, juridiction commune au sens du règlement Bruxelles I bis, est compétente à l’égard de Berlin-Chemie sur le fondement de son siège et des deux autres défenderesses en raison du lien étroit au sein du groupe. La division de Düsseldorf est compétente au titre du siège allemand de Berlin-Chemie (points 77 à 79). Les demanderesses peuvent agir ensemble pour leurs parties nationales (point 80). Le brevet est son propre lexique : les « électrodes » englobent les couches de contact, et la « largeur totale » s’entend d’un bord à l’autre du substrat dans la zone des électrodes (points 110 à 143). La revendication 1 étant une revendication de produit, le mode de fabrication est en principe indifférent (points 144 à 147 et 187). La contrefaçon littérale des revendications 1 et 16 est suffisamment certaine (points 151 à 189), les défenderesses offrent le produit en Allemagne, en France et en Italie, la notion d’offre s’entendant au sens économique, et le commercialisent en Italie (points 190 à 194).

Il n’est pas plus probable qu’improbable que le brevet soit nul (points 195 à 310). Délivré en 2009 sans opposition ni action nationale (point 197), il bénéficie valablement de la priorité du 19 décembre 2005, le critère de la « même invention » étant appliqué comme dans les décisions Hartmann Packaging v Omni-Pac et Dolle v Fakro (points 199 à 218). WO ’447, opposable au titre de l’article 54, paragraphe 3, de la CBE, ne divulgue pas l’extension des électrodes sur toute la largeur : la combinaison de valeurs extraites de plages distinctes est arbitraire (points 222 à 242), US ’006 n’est pas un état de la technique (point 243). L’activité inventive est appréciée selon la méthode posée par la cour d’appel le 25 novembre 2025 (Meril v Edwards, Amgen v Sanofi) : aucune combinaison au départ de US ’871, WO ’424, WO ’447 ou US ’006 ne mène à l’invention, faute de divulgation de la caractéristique 1.4 et de motivation à combiner des structures fondamentalement différentes (points 258 à 310).

Aucun retard excessif n’est retenu : il n’existe pas d’obligation générale de surveillance du marché, la connaissance des actes du fabricant Sinocare ne fait pas nécessairement courir le délai à l’égard des distributeurs, et la connaissance suffisante date des premiers résultats d’analyse microscopique du 12 juillet 2025, la demande déposée le 7 août 2025 l’ayant été à temps (points 313 à 357). Les mesures sont nécessaires : sur le marché des systèmes de mesure continue du glucose, inerte, les nouveaux patients perdus en phase d’entrée sur le marché le sont durablement, et le brevet expire en décembre 2026 (points 358 à 368). La mise en balance favorise les demanderesses, les conséquences invoquées (marchés publics, réputation, manque à gagner) étant les suites ordinaires d’une injonction (points 369 à 380).

Une garantie autorisant la poursuite de l’exploitation ou une interdiction limitée aux ventes à bas prix ne suffiraient pas (points 383 et 384). L’injonction vise aussi la fabrication, bien que le produit soit fabriqué en Chine par Sinocare, les défenderesses n’étant de toute façon pas autorisées à le fabriquer dans les États concernés (point 386). Les informations sur l’origine, les circuits de distribution et les tiers impliqués sont accordées, mais non le détail des offres et livraisons, utile surtout au calcul des dommages et intérêts (points 390 à 393). Les défenderesses supportent l’ensemble des frais, la partie rejetée étant minime (points 395 à 397), et aucune garantie n’est exigée des demanderesses, aucune charge excessive n’étant alléguée (points 398 à 403). Le dispositif prononce l’injonction pour l’Allemagne, la France et l’Italie sous astreinte pouvant atteindre 10 000 euros par produit ou 30 000 euros par jour, la remise des produits à un huissier, la communication des informations sous trois semaines pour la période postérieure au 11 avril 2016, le remboursement provisoire de 32 051,20 euros, rejette le surplus, met les frais à la charge des défenderesses, déclare l’ordonnance exécutoire sans garantie et fixe la valeur du litige à 1 000 000 euros. La formation était présidée par le juge Thomas.

Points clés pour la pratique

• Une revendication de procédé indépendante et sa description n’influent sur la portée d’une revendication de produit que si le brevet indique qu’elles décrivent aussi des caractéristiques du produit (points 144 à 147).
• L’injonction peut viser la fabrication même si le produit contrefaisant n’est fabriqué que par un tiers hors des États membres contractants.
• En référé, les informations sur les offres et livraisons individuelles, utiles au calcul du préjudice, ne sont pas accordées. Seules le sont celles qui permettent de faire cesser la contrefaçon (points 390 et 391).
• Enseignement pratique : le délai d’urgence court à partir d’une connaissance suffisamment fiable, par exemple les premiers résultats d’analyse du produit acheté, et non de la simple présence du produit sur des salons ou dans un État non couvert.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 25, sous a), 32, paragraphe 1, 33, paragraphe 1, sous b), 47, paragraphe 1, 62, 69 et 82, paragraphe 2

Règlement de procédure

règles 206, 209, 211, 213, 262A, 302.1, 352.1 et 354.3

Convention sur le brevet européen

art. 54, art. 56, art. 87 et art. 69 et protocole interprétatif

Règlement (UE) n° 1215/2012

art. 4, paragraphe 1, art. 8, point 1, art. 71 bis et 71 ter

Jurisprudence citée

10x Genomics v NanoString, cour d’appel, 26 février 2024, VusionGroup v Hanshow, cour d’appel, 13 mai 2024, Mammut Sports Group v Ortovox Sportartikel, cour d’appel, 25 septembre 2024, Ortovox v Mammut, division locale de Düsseldorf, 9 avril 2024, SES-imagotag v Hanshow, division locale de Munich (UPC_CFI_292/2023), Meril v Edwards, cour d’appel, 25 novembre 2025, Amgen v Sanofi-Aventis Deutschland, cour d’appel, 25 novembre 2025, Biolitec v Light Guide Optics, cour d’appel, 24 février 2025, Insulet v EOFlow, cour d’appel, 30 avril 2025 (UPC_CoA_768/2024), Sumi Agro v Syngenta, cour d’appel, 3 mars 2025 (UPC_CoA_523/2024), Hartmann Packaging v Omni-Pac, division locale de Düsseldorf, 15 octobre 2025, Dolle v Fakro, division locale de Hambourg, 5 novembre 2025

Décisions connexes

• F. Hoffmann-La Roche v A. Menarini Diagnostics, 1er octobre 2025, ordonnance sur la confidentialité (règle 262A).

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.