Hand Held Products v Scandit (CFI, 27 août 2024)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par ordonnance du 27 août 2024 (UPC_CFI_74/2024, ACT_9216/2024), la division locale de Munich (Zigann, Kupecz, Pichlmaier) statue sur la demande de mesures provisoires de Hand Held Products, titulaire du brevet à effet unitaire EP 3 866 051 relatif à des lecteurs de codes-barres, contre Scandit AG, éditrice d’un kit de développement logiciel. Elle juge la demande partiellement fondée : la contrefaçon indirecte des revendications 1 et 10 est retenue avec une certitude suffisante, la contrefaçon directe de la revendication 1 ne l’est pas. Elle interdit à Scandit, dans dix-sept États, d’offrir et de livrer son kit sous forme d’interdiction absolue assortie d’une astreinte d’au plus 100 000 EUR par jour, l’exécution étant subordonnée à une sûreté de 500 000 EUR consignée par la demanderesse.

Faits et procédure

Le brevet, déposé le 8 novembre 2013, a été délivré le 21 février 2024, jour du dépôt de la demande. L’effet unitaire a été inscrit le 27 mars 2024. Il protège un dispositif (revendication 1) et un procédé (revendication 10) affichant l’image d’un produit à l’emplacement d’un code décodé, au moyen d’une table de correspondance tirée d’une base de données. Est visé le « Data Capture SDK » de Scandit, en particulier sa fonction « BarcodeTrackingAdvancedOverlay », présentée dans deux vidéos promotionnelles. La demanderesse sollicitait une interdiction absolue sous astreinte, à titre principal pour contrefaçon directe et indirecte, à titre subsidiaire sur des revendications limitées. Scandit contestait la contrefaçon, la validité (deux applications antérieures et un brevet japonais), l’urgence, la nécessité et la proportionnalité. L’audience s’est tenue le 19 juin 2024, une demande reconventionnelle en nullité est pendante au fond.

Le droit applicable

La qualité à agir résulte de l’article 47, paragraphe 1, de l’Accord et de la règle 8.5. La division applique les règles 206 et 211 et les articles 25, 26 et 62 de l’Accord, et interprète les revendications selon l’article 69 de la CBE et son protocole, du point de vue d’une équipe composée d’un ingénieur électricien et d’un ingénieur logiciel.

Question posée

L’éditeur d’un kit de développement logiciel commet-il une contrefaçon directe d’une revendication de dispositif, ou seulement une contrefaçon indirecte, lorsque ses clients programment et assemblent le dispositif breveté ?

Solution

La base de données ne fait pas partie du dispositif protégé, de sorte que son emplacement est indifférent, et l’image du produit peut être affichée sur le code ou à côté. La caractéristique 1.8 est réalisée, y compris pour plusieurs codes décodés. Selon les sommaires, une contrefaçon directe d’une revendication de dispositif peut être retenue lorsque le défendeur s’approprie les actes de son client, mais seulement si la réalisation concrète du dispositif complet est attendue avec certitude. Tel n’est pas le cas, compte tenu de la diversité des options de programmation et de matériel. La contrefaçon indirecte des revendications 1 et 10 est en revanche suffisamment probable au vu de la documentation du SDK et des vidéos. Les sommaires ajoutent que, pour la contrefaçon indirecte, la division doit choisir entre interdiction relative et absolue, que les moyens d’invalidité sont limités en référé aux trois meilleurs et que la division maintient son délai d’urgence de deux mois, à la différence de l’approche d’un mois de la division locale de Düsseldorf. Aucun droit de possession antérieure n’est retenu, faute d’allégation, la division n’ayant pas à inviter la défenderesse à en présenter (article 43).

La validité est suffisamment assurée : ni l’application Flow ni l’application Barinsa n’affichent l’image du produit à l’emplacement du code décodé, et le brevet japonais, conçu pour la caisse d’un magasin, n’incite pas à ajouter une image ni une saisie de l’utilisateur. L’urgence est établie, la demande ayant été déposée le jour même de l’inscription de l’effet unitaire, et les mesures sont nécessaires : concurrence directe, clientèle peu encline à changer de solution et durée du brevet qui s’écoule causent un préjudice difficilement réparable en argent. La mise en balance favorise la demanderesse, Scandit ayant été avertie dès mai 2019 au titre du brevet américain parallèle et pouvant retirer la fonction par une mise à jour. L’interdiction absolue est préférée à une interdiction relative, la modification du kit étant possible et le contrôle des clients difficile. Une sûreté de 500 000 EUR par consignation est imposée, les frais non recouvrables d’une exécution aux États-Unis ayant été allégués sans contestation (règle 171.2). Aucune décision sur les frais n’est rendue, une procédure au fond devant suivre.

Points clés pour la pratique

• L’éditeur d’un kit logiciel répond en principe de contrefaçon indirecte. La contrefaçon directe suppose que l’assemblage du dispositif complet par le client soit certain.
• Une revendication de dispositif couvrant l’affichage d’informations peut être réalisée sans que la base de données consultée soit intégrée au dispositif.
• Enseignement pratique : face à un fournisseur de logiciel, le titulaire a intérêt à fonder sa demande sur la contrefaçon indirecte et à anticiper le débat sur une interdiction relative ou absolue.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 25, 26, 28, 43, 47, paragraphe 1, 62, 69 et 73

Règlement de procédure

règles 8.5, 171.2, 206, 209, 211, 213, 352 et 354

Convention sur le brevet européen

art. 54, 56 et 69 et protocole interprétatif

Règlement (UE) n° 1257/2012

art. 4, paragraphe 1

Jurisprudence citée

NanoString Technologies v 10x Genomics, cour d’appel, 26 février 2024, Mammut Sports Group v Ortovox Sportartikel, division locale de Düsseldorf, 9 avril 2024, division locale de Munich, 21 mai 2024 (UPC_CFI_443/2023), 10x Genomics v NanoString, division locale de Munich, 19 septembre 2023, cour d’appel de la JUB (UPC_CoA_433/2023 et suivants), CJUE, Generics (UK), 2020, et Phoenix Contact v Harting, 28 avril 2022

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.