HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT v LAMA FRANCE (CFI, 13 novembre 2024)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une décision au fond du 13 novembre 2024 (UPC_CFI_358/2023), la division locale de Paris statue sur l’action en contrefaçon de Hewlett-Packard Development Company (HPDC) contre LAMA France, fondée sur deux brevets relatifs aux têtes d’impression à jet d’encre, EP 2 089 230 et EP 1 737 669, et sur la demande reconventionnelle en nullité de LAMA. La division annule EP 2 089 230 en totalité pour défaut de nouveauté, pour les huit États visés autres que l’Italie, et rejette la modification proposée. EP 1 737 669 est jugé valable et contrefait par LAMA en qualité d’importateur, pour les cartouches « clones » de type 302XLB et pour des cartouches HP reconditionnées issues d’importations parallèles hors Union. La division prononce une interdiction, le retrait des circuits commerciaux, la destruction et une communication d’informations, rejette la publication et les provisions, et partage les frais par moitié. L’abrégé de la décision pose en outre des principes utiles au-delà de l’espèce : droit applicable aux actes antérieurs au 1er juin 2023, traitement d’un moyen tiré du droit de la concurrence, absence d’exigence d’une mise en connaissance préalable pour la contrefaçon directe.

Faits et procédure

HPDC a agi le 13 octobre 2023 en limitant ses demandes aux États membres contractants autres que l’Italie, en raison d’une action pendante à Gênes contre un autre défendeur, ce que LAMA n’a pas contesté (points 4 et 5). LAMA a soulevé deux questions préjudicielles, l’une sur les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de l’Accord, l’autre sur l’épuisement des droits et un abus de position dominante (points 7 et 13). Une ordonnance du 2 août 2024 a ordonné la communication d’informations sur des factures de cartouches importées de pays tiers (point 9). HPDC a présenté une demande subsidiaire de modification de la revendication 1 d’EP 2 089 230. L’audience s’est tenue le 2 octobre 2024.

Le droit applicable

L’interprétation suit l’article 69 de la CBE et son protocole, selon la norme fixée par la cour d’appel dans les affaires UPC_CoA_335/2023 et UPC_CoA_1/2024 (point 39). La validité relève des articles 54, 56 et 138, paragraphe 1, b) et c), de la CBE. La contrefaçon des articles 25, 26 et 29 de l’Accord, le renvoi préjudiciel de l’article 21 de l’Accord et de la règle 266.

Question posée

Les brevets EP 2 089 230 et EP 1 737 669 sont-ils valables, et la JUB doit-elle saisir la Cour de justice des questions soulevées par LAMA sur le droit applicable aux actes antérieurs au 1er juin 2023 et sur l’épuisement combiné au droit de la concurrence ?

Solution

Selon l’abrégé, le droit national ne s’applique pas aux actes antérieurs au 1er juin 2023, le droit matériel de la JUB résultant des articles 25 et 26 de l’Accord, la JUB peut vérifier si un moyen tiré du droit de la concurrence opposé à l’action est applicable, et celui de LAMA étant manifestement inopérant, aucun renvoi à la Cour de justice n’est nécessaire. Dans une procédure en français, les arguments d’interprétation sont examinés au regard de la demande déposée en anglais : la traduction française de « latch circuitry » au pluriel est une erreur, le texte anglais étant au singulier (points 49 et 60). Les figures présentées comme non revendiquées font partie de la description et servent à l’interprétation (point 41).

Pour EP 2 089 230, l’insuffisance et l’extension de l’objet sont écartées (points 52 à 94), mais EP 1 172 211 divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1, ce qui entraîne la nullité de celle-ci, de la revendication de procédé et des revendications dépendantes (points 99 à 113). La modification ajoutant le préchargement est rejetée, cette caractéristique relevant des connaissances générales et étant déjà enseignée par US 2005/230 493 (points 114 à 123). Le brevet est annulé en totalité (point 124). Pour EP 1 737 669, le « générateur d’adresse » s’entend d’un circuit recevant un signal de commande et émettant des signaux séquentiels vers les cellules, un transistor isolé ne suffisant pas (point 136), aucune des antériorités invoquées ne le divulgue, de sorte que la nouveauté est acquise (points 160 à 191). Aucune combinaison ne rend l’invention évidente, faute de divulgation du générateur d’adresse, et les revendications dépendantes et de procédé suivent (points 192 à 200).

Sur la contrefaçon, les renvois préjudiciels sont refusés : les articles 25 et 26 de l’Accord régissent les actes antérieurs au 1er juin 2023, déjà illicites en vertu du droit harmonisé, et le moyen tiré de l’article 102 du TFUE, sans délimitation du marché pertinent, est inopérant (points 204 à 222). Les demandes de réparation remontent au 11 octobre 2018, cinq ans avant l’action (article 72 de l’Accord, point 225). Aucune mise en connaissance préalable n’est exigée pour la contrefaçon directe, l’opérateur professionnel étant censé connaître les brevets de ses concurrents (points 226 à 230). L’épuisement est écarté sans renversement de la charge de la preuve, HPDC établissant l’origine hors Union des cartouches par leurs codes et un témoignage oral confirmé sous déclaration solennelle (points 233 à 236 et 268 à 282). Les procès-verbaux d’achat, les captures d’écran non contestées de manière précise et le rapport d’expertise privé du CSIC sont admis (points 238 à 250), mais le raisonnement par équivalence entre types de cartouches ne suffit pas : seule la contrefaçon des cartouches 302XLB, entièrement testées, est retenue pour les revendications 1 à 4 et 7 à 9 (points 251 à 267). LAMA n’est pas fabricant mais importe et revend aux grossistes (points 284 à 290). L’interdiction couvre l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède, à l’exclusion des cartouches reconditionnées initialement destinées au marché de l’Union et commercialisées avec l’accord de HPDC, sous astreinte de 500 euros au plus par produit ou par jour de retard. Le retrait et la destruction sont assortis de la même astreinte, et LAMA ne peut opposer l’impossibilité de vérifier ses produits (points 297 à 301). La publication est refusée (point 304). LAMA doit communiquer sous 30 jours ses factures, quantités, prix et fournisseurs pour la période du 11 octobre 2018 au 11 octobre 2023, éventuellement dans un cercle de confidentialité (points 310 à 313). Les provisions sur dommages et intérêts et sur frais de représentation (168 000 euros demandés) sont rejetées faute de justification. Chaque partie succombant sur un brevet, les frais sont partagés par moitié, leur montant étant fixé dans une procédure distincte (points 314 à 318).

Points clés pour la pratique

• Devant une division locale française, la version anglaise du brevet et de la demande prime pour trancher une difficulté de traduction des revendications (points 49 et 60).
• Un moyen tiré du droit de la concurrence manifestement inopérant ne justifie pas de renvoi préjudiciel à la Cour de justice (points 216 à 222).
• Des analyses « par équivalence » entre types de produits ne prouvent pas la contrefaçon de ceux qui n’ont pas été entièrement testés (points 259 à 264).
• Enseignement pratique : le titulaire qui invoque plusieurs brevets voisins doit défendre chacun sur sa propre caractéristique distinctive, l’interprétation d’un seul terme (ici le générateur d’adresse) pouvant suffire à séparer leur sort.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 21, 25, 26, 29, 48, paragraphe 6, 63, 64, 65, paragraphe 5, 68, 69 et 72

Règlement de procédure

règles 118.5, 151, 170, b), 171.2, 178.1, 191, 266 et 284

Convention sur le brevet européen

art. 54, 56, 69 et 138, paragraphe 1, b) et c), protocole interprétatif de l’article 69

Directive 2004/48/CE

directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle

Autres textes

TFUE, art. 36 et 102

Jurisprudence citée

Cour d’appel, UPC_CoA_335/2023 et UPC_CoA_1/2024, division locale de Paris, ordonnance du 2 août 2024, UPC_CFI_358/2023, Edwards Lifesciences v Meril, division locale de Munich, 29 septembre 2023 (UPC_CFI_15/2023), ICPillar v ARM, division locale de Paris, 11 avril 2024 (UPC_CFI_495/2023), Kaldewei v Bette, division locale de Düsseldorf, 3 juillet 2024

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.