Fives ECL v REEL (CFI, 11 février 2026)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une décision du 11 février 2026 (UPC_CFI_274/2023), rendue en allemand, la division locale de Hambourg rejette la demande de Fives ECL SAS tendant à la fixation de 6 500 000 euros de dommages et intérêts contre REEL GmbH, dont la responsabilité pour contrefaçon d’EP 1 740 740 avait été définitivement retenue par le Landgericht de Düsseldorf. Elle juge que le droit national régit les dommages et intérêts pour des faits accomplis avant l’entrée en vigueur de l’Accord le 1er juin 2023, et que la demande échouerait aussi sur le fondement de l’article 68. La décision importe pour toutes les actions en réparation de faits antérieurs à la JUB, et pour la preuve du manque à gagner.

Faits et procédure

Le Landgericht de Düsseldorf a, le 9 août 2022, interdit à REEL l’offre de modules de service pour cellules d’électrolyse de l’aluminium et l’a déclarée tenue de réparer le préjudice né des actes commis depuis le 2 décembre 2016, ce jugement est définitif (points 2 et 39). Fives a saisi la JUB le 8 août 2023 d’une demande en fixation du préjudice : dans un appel d’offres pour l’usine Alba à Bahreïn, elle avait perdu face à l’offre contrefaisante de REEL, puis remporté le marché, après réouverture de la consultation, au prix d’une remise de 6,5 millions d’euros (point 22). L’exception d’incompétence, d’abord accueillie, a été écartée par la cour d’appel le 16 janvier 2025, qui a renvoyé l’affaire à Hambourg (points 4 et 24).

Le droit applicable

La division examine la portée de l’article 75(2) de l’Accord, le principe de non-rétroactivité (article 28 de la convention de Vienne, droit de l’Union rendu applicable par l’article 20 de l’Accord), puis le manque à gagner selon les §§ 249 et 252 BGB, le § 139 PatG et le § 287 ZPO, et à titre subsidiaire l’article 68 de l’Accord, qui reprend l’article 13(1) de la directive 2004/48 (points 26 à 38 et 100 à 102).

Question posée

Quel droit régit la réparation de faits de contrefaçon antérieurs au 1er juin 2023 portés devant la JUB, et la remise consentie pour remporter un marché constitue-t-elle un manque à gagner indemnisable ?

Solution

La division n’est pas liée par l’arrêt de renvoi sur le droit applicable, la cour d’appel ne s’étant prononcée que sur la compétence, or compétence et droit applicable doivent être distingués (points 26 et 27). Faute d’intention rétroactive dans l’Accord, son droit matériel ne s’applique pas à des actes accomplis et achevés avant son entrée en vigueur : un défendeur qui a évalué son risque selon le droit national ne peut se voir opposer après coup des règles plus sévères (points 31 à 37). Au fond, Fives n’établit pas que le profit allégué était probable : sa marge n’est pas démontrée raisonnable, la caractéristique brevetée n’était pas un critère décisif de l’appel d’offres et le concept de montage de REEL lui donnait un avantage (points 48 à 77). Les parties admettant que le client aurait de toute façon demandé une seconde offre, l’offre alternative non contrefaisante de REEL, viable et moins chère, doit être prise en compte. La remise n’était pas rationnellement justifiée (points 78 à 96). Le lien de causalité fait défaut et l’article 68 ne conduirait pas à un autre résultat, la preuve du manque à gagner étant exigée dans les deux régimes (points 97 à 110). Fives supporte les frais et la valeur du litige est fixée à 6 500 000 euros.

Points clés pour la pratique

• La compétence de la JUB pour une action autonome en réparation ne préjuge pas du droit applicable : pour des faits achevés avant le 1er juin 2023, le droit national s’applique.
• Le manque à gagner suppose de démontrer le caractère raisonnable de la marge et le lien entre la contrefaçon et la perte, y compris face à l’offre alternative licite que le contrefacteur aurait pu présenter.
• Les régimes allemand et de l’Accord reposant tous deux sur la directive 2004/48, la division ne voit pas de différence de résultat (point 102).
• Enseignement pratique : le demandeur doit produire le calcul de son offre initiale et de sa marge, un rapport d’expert privé ne suffit pas si les données sous-jacentes ne sont pas versées aux débats (point 108).

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 3, point c), 20, 32, 68, 69, 75, paragraphe 2, et 83

Directive 2004/48/CE

art. 13, paragraphe 1

Règlement de procédure

règles 131.2(a) et 220.1(a)

Jurisprudence citée

Fives v REEL, cour d’appel, 16 janvier 2025, XSYS v Esko, cour d’appel, 2 juin 2025, division locale de Mannheim, 11 mars 2025, UPC_CFI_159/2024 et UPC_CFI_162/2024, CJUE, C-376/02, C-267/20, C-428/20, C-284/16 (Achmea), C-604/13 P

Décisions connexes

• Fives ECL v REEL, 17 novembre 2023, ordonnance du juge rapporteur ayant accueilli l’exception d’incompétence, ensuite écartée en appel.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.