Sun Patent Trust v Roku (CFI, 19 mai 2025)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par ordonnance du 19 mai 2025 (UPC_CFI_59/2025, ORD_16028/2025), la formation 2 de la division locale de Munich clôt la procédure de mesures provisoires engagée par Sun Patent Trust contre Roku, Inc., après l’injonction anti-anti-suit et anti-anti-enforcement qu’elle avait accordée sans audition le 28 janvier 2025 pour protéger ses actions en contrefaçon fondées sur deux brevets essentiels à la norme HEVC (EP 2 903 267 et EP 3 200 463). La demande étant devenue sans objet, la division la rejette, déclare l’ordonnance initiale privée d’effet et met les frais à la charge de Roku. Deux enseignements en ressortent : la partie qui souscrit un engagement de cessation après l’introduction de la procédure est en principe la partie qui succombe, et une mise en demeure préalable n’est pas requise lorsque le défendeur a lui-même engagé une procédure tendant à une anti-suit injunction.

Faits et procédure

Sun Patent Trust a assigné Roku en contrefaçon devant la division locale de Munich (UPC_CFI_254/2024 et UPC_CFI_339/2024), qui a répliqué par une demande reconventionnelle en nullité. Le 31 décembre 2024, Roku a saisi le tribunal fédéral du district du Massachusetts d’une action comportant des demandes d’anti-suit et d’anti-enforcement injunctions (point 3). Le 23 janvier 2025, Sun Patent Trust a sollicité sans audition des mesures provisoires, accordées pour l’essentiel le 28 janvier 2025 (ORD_4524/2025) et signifiées aux États-Unis le 4 mars 2025 (points 5, 6 et 8). Le 5 mars 2025, Roku a modifié sa demande américaine en supprimant le chef f) (point 9), puis a souscrit fin mars et le 2 avril 2025 des déclarations de cessation assorties de pénalités, acceptées par Sun Patent Trust (point 11). Chaque partie demandait que les frais soient mis à la charge de l’autre (point 12). Une partie du texte public est occultée.

Le droit applicable

La division applique par analogie la règle 360 aux demandes de mesures provisoires devenues sans objet. La constatation de l’extinction du litige est déclarative (points 27 à 33). Les frais suivent l’article 69 de l’Accord, la partie qui succombe les supportant (point 36), la règle 363 régit la décision qui met fin à l’instance.

Question posée

Lorsque des mesures provisoires accordées sans audition deviennent sans objet à la suite de la modification de la procédure étrangère et d’un engagement de cessation, qui supporte les frais, et le défaut de mise en demeure préalable fait-il obstacle à leur imputation au défendeur ?

Solution

Le litige s’est éteint avec la modification de la demande américaine du 5 mars 2025, et non avec la déclaration du 2 avril, une déclaration commune d’extinction n’est pas nécessaire (points 32, 54 et 55). Les chefs de demande américains créaient un risque de première atteinte justifiant une injonction. Le courriel du 27 janvier 2025, ni clair ni univoque, ne l’avait pas supprimé, la procédure américaine restant pendante (points 49 à 52). La partie qui souscrit un engagement de cessation après l’introduction de la procédure est en règle générale traitée comme succombante (point 39), les engagements de Roku correspondant à l’ordonnance du 28 janvier, Roku succombe (point 44). La demande n’était pas manifestement infondée au moment de l’extinction (point 48), et l’urgence, non contestée, n’est pas affectée par l’absence de mise en demeure ou d’audition (points 56 à 60). La mise en demeure était inutile, le défendeur ayant déjà saisi un juge d’une demande d’anti-suit injunction, et inopportune en raison du risque d’être devancé par une décision américaine (points 66 à 76). La division constate l’extinction, rejette la demande, déclare l’ordonnance du 28 janvier 2025 privée d’effet, met les frais à la charge de Roku et fixe la valeur du litige à 1 000 000 euros.

Points clés pour la pratique

• Une demande de mesures provisoires devenue sans objet est rejetée, avec une constatation déclarative de l’extinction, par application analogique de la règle 360.
• Le défendeur qui s’engage à cesser après l’introduction de la procédure supporte en principe les frais.
• Face à une procédure étrangère d’anti-suit injunction déjà engagée, le titulaire peut agir sans mise en demeure préalable sans risquer de supporter les frais.
• Enseignement pratique : pour éviter les frais, le défendeur doit lever le risque d’atteinte par une renonciation claire et univoque dans la procédure étrangère, un simple courriel ne suffisant pas.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 69, paragraphes 1 à 3

Règlement de procédure

règles 118.5, 206, 209.1, 209.2(c), 212.3, 360, 363.1 et 363.2

Jurisprudence citée

Meril v Edwards Lifesciences, cour d’appel, 18 janvier 2024, Meril v Edwards Lifesciences, cour d’appel, 4 octobre 2024, Meril v Edwards Lifesciences, division locale de Munich, 19 décembre 2023, Stäubli Tec-Systems, division centrale, siège de Paris, 16 mai 2024, MSG Maschinenbau v EJP Maschinen, division locale de Munich, 11 octobre 2024, Häfele v Kunststoff Nehl, division locale de Munich, 25 novembre 2024, Valeo Electrification v Magna PT, division locale de Düsseldorf, UPC_CFI_347/2024, Nokia v Shanghai Sunmi, division locale de Munich, 19 février 2025

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.