Avago Technologies International Sales v Tesla Germany (CFI, 26 août 2024)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une décision du 26 août 2024 (UPC_CFI_54/2023), la division locale de Hambourg rejette comme mal fondée l’action en contrefaçon engagée par Avago Technologies International Sales contre Tesla Germany et Tesla Manufacturing Brandenburg sur le fondement du brevet EP 1 612 910, et accueille partiellement la demande reconventionnelle en nullité : les revendications 1 et 3 telles que délivrées sont dépourvues de nouveauté, mais la revendication 1 est maintenue dans la version de la requête subsidiaire 1. La décision intéresse le praticien sur deux points de procédure énoncés en tête : le non-usage du flux de travail prévu par le CMS ne prive pas d’effet une écriture déposée dans le délai réglementaire, et la nullité ne peut être prononcée que dans la mesure où le motif de nullité l’affecte, y compris revendication indépendante par revendication indépendante.

Faits et procédure

Avago, société de Singapour inscrite au registre comme titulaire du brevet depuis le 15 mars 2017, a introduit son action le 1er juin 2023, premier jour de fonctionnement de la JUB. Le brevet porte sur un circuit de surveillance de l’alimentation embarquée et de commande de l’alimentation. La forme de réalisation attaquée est la Tesla Model Y, dont le processeur AMD Ryzen est alimenté par une puce MP 2858 et cinq puces MP NM 8694 disposées sur une même carte. Les défenderesses ont contesté la qualité de titulaire de la demanderesse et formé une demande reconventionnelle en nullité. En réponse, Avago a présenté des requêtes en modification du brevet, sans utiliser le flux de travail du CMS, qu’elle n’a ouvert que le 4 mars 2024. Une requête subsidiaire 1bis a été présentée pour la première fois à l’audience. L’action et la demande reconventionnelle ont été jointes pour l’audience par ordonnance du 23 avril 2024, et l’audience s’est tenue le 19 juin 2024.

Le droit applicable

Le titulaire inscrit bénéficie d’une présomption réfragable de titularité (règle 8.5, c). La requête en modification du brevet doit figurer dans la défense à la demande reconventionnelle, dans le délai de deux mois de la règle 29, a, auquel renvoie la règle 30.1. La règle 4.1 impose le dépôt électronique des écritures au moyen des formulaires disponibles. Sur le fond, la division applique l’article 65 de l’Accord et l’article 138 de la CBE, qui limitent la nullité à la partie du brevet atteinte par le motif retenu, ainsi que les articles 54 et 69 de la CBE pour la nouveauté et l’interprétation des revendications.

Question posée

Une requête en modification déposée dans le délai, mais hors du flux de travail du CMS, est-elle recevable ? Le brevet dont deux revendications indépendantes sont nulles dans leur version délivrée peut-il être maintenu en partie ?

Solution

La division écarte d’abord l’objection tirée de ce que l’acte de cession avait été signé par une même personne pour les deux parties : la présomption attachée à l’inscription au registre n’est pas renversée. Elle juge ensuite les requêtes en modification recevables : le recours aux formulaires disponibles n’est qu’une simple charge (« Obliegenheit »), dont l’inobservation n’empêche pas le respect du délai, et un standard plus souple s’impose dans la phase de démarrage de la juridiction. La division retient une interprétation fonctionnelle des caractéristiques 1.3 à 1.6 : le circuit d’alimentation n’a pas à être un circuit unique, et le troisième dispositif peut être intégré au circuit intégré. Aucune extension au-delà du contenu de la demande n’est caractérisée. Selon cette lecture, le document D1 (WO 02/093340) détruit la nouveauté des revendications 1 et 3 telles que délivrées. La revendication 1 est en revanche valable dans la version de la requête subsidiaire 1, tandis que la revendication 3 reste nulle dans ses versions subsidiaires au regard du document D4. Une annulation totale du brevet n’est pas prononcée. L’action en contrefaçon est jugée recevable mais mal fondée, et la demande reconventionnelle recevable et partiellement fondée. La caractéristique ajoutée par la requête subsidiaire 1, issue de l’ancienne revendication 2 (le troisième dispositif arbitre entre les deux dispositifs selon leurs besoins ou priorités d’alimentation), n’est pas divulguée par D1, qui assure au contraire une alimentation individuelle de chaque zone, ni par D2, D3 ou D5, et n’est pas évidente, D1 détournant de toute prise en compte des besoins de l’ensemble. D4 détruit en revanche la nouveauté de la revendication 3 et rend évidentes ses versions subsidiaires. Les revendications 1 et 3 étant indépendantes et ne formant pas des jeux fermés, le brevet est maintenu sur la revendication 1 modifiée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la requête 1bis (art. 65, paragraphe 3, de l’Accord et 138, paragraphe 3, de la CBE). L’action échoue parce qu’Avago n’établit pas que l’alimentation du Tesla Model Y réalise l’arbitrage revendiqué : la fiche technique montre un traitement séparé des deux rails, la limite globale de protection contre les surintensités ne suffisant pas, la division doute en outre que le courant reçu, et non le courant délivré, soit mesuré. Le dispositif rejette l’action, annule le brevet au-delà de la revendication 1 dans la version de la requête subsidiaire 1 et met 85 % des frais à la charge d’Avago et 15 % à celle des défenderesses. La valeur retenue est d’un million d’euros pour l’action et de 1,5 million d’euros pour la demande reconventionnelle, majorée de 50 % selon les lignes directrices du comité administratif.

Points clés pour la pratique

• Le défaut d’utilisation du flux de travail du CMS ne rend pas tardive une écriture déposée dans le délai prévu par le règlement de procédure. La division souligne toutefois que la clémence se justifie aussi par la phase de démarrage de la juridiction.
• La division locale admet une nullité partielle portant sur certaines revendications indépendantes seulement, sauf si les jeux de revendications présentés forment des ensembles fermés.
• L’interprétation fonctionnelle des revendications, retenue pour l’ensemble du litige, a conduit à l’anticipation des revendications délivrées par D1.
• Enseignement pratique : le titulaire a intérêt à construire ses requêtes subsidiaires de façon à permettre un maintien revendication par revendication, plutôt que sous la forme de jeux fermés.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 32, paragraphe 1, e, 36, paragraphe 3, 47, paragraphe 1, 63, paragraphe 1, 65, paragraphes 2 et 3, et 83, paragraphe 3

Règlement de procédure

règles 4.1, 8.5, 29, 30.1, 263.2 et 370.6

Convention sur le brevet européen

art. 54, art. 56, art. 69 et art. 138, paragraphes 1 et 3

Règlement (UE) n° 1215/2012

art. 24, point 4, 71 bis et 71 ter

Jurisprudence citée

10x Genomics v NanoString, cour d’appel de la JUB, 26 février 2024 (UPC_CoA_335/2023), Kaldewei v Bette, division locale de Düsseldorf, 3 juillet 2024

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.