GXD-Bio v Myriad International (CFI, UPC_CFI_437/2024, 19 décembre 2025)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une décision du 19 décembre 2025, rendue dans l’action en contrefaçon UPC_CFI_437/2024 et la demande reconventionnelle en nullité UPC_CFI_681/2024, la division locale de Munich annule le brevet EP 3 346 403 de GXD-Bio pour l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, rejette la demande de modification et déboute GXD-Bio de son action contre Myriad International et huit autres sociétés. Le brevet, issu d’une chaîne de divisionnaires, protège une méthode de quantification de l’expression génique dans des tissus de cancer du sein fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE), normalisée sur le seul gène de référence OAZ1. La décision applique le critère de la divulgation directe et non ambiguë à chaque demande antérieure de la chaîne, et intéresse les titulaires de portefeuilles de divisionnaires en sciences de la vie.

Faits et procédure

Le brevet, délivré le 17 juin 2020, provient d’une demande divisionnaire déposée le 5 octobre 2017, elle-même rattachée par EP 2 455 878 et EP 2 115 158 à la demande internationale WO 2008/078969, GXD-Bio en est devenue titulaire par une cession de mai 2024. Elle reprochait aux défenderesses le test EndoPredict, qui normalise huit gènes cibles sur la moyenne de trois gènes de référence (CALM2, OAZ1 et RPL37A). L’exception préliminaire a été rejetée le 14 février 2025 et une garantie de 112 000 euros a été ordonnée le 27 février 2025. GXD-Bio défendait le brevet tel que délivré et selon trois requêtes subsidiaires. L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025.

Le droit applicable

La demande reconventionnelle relève de l’article 65, paragraphe 2, de l’Accord et de l’article 138, paragraphe 1, sous c), de la CBE. Pour une divisionnaire, la division vérifie ce que l’homme du métier déduit directement et sans ambiguïté, à l’aide de ses connaissances générales, de chaque demande antérieure telle que déposée, y compris la demande PCT d’origine. Une divulgation implicite n’est admise que si elle découle clairement de ce qui est explicitement exposé (points 100 à 102). L’interprétation des revendications suit l’article 69 de la CBE et son protocole interprétatif (point 66).

Question posée

La revendication 1, qui vise une méthode limitée aux tissus FFPE de cancer du sein et normalisée sur le seul gène OAZ1, trouve-t-elle un fondement direct et non ambigu dans la demande initiale, et le test EndoPredict, qui normalise sur trois gènes, la reproduit-il ?

Solution

La division retient que la caractéristique 3 exige une normalisation sur le seul niveau d’expression d’OAZ1 : le terme « comprenant » n’autorise pas l’ajout d’un autre gène de référence, l’étape 2 ne désignant qu’OAZ1 et l’étape 3 renvoyant à « ce » gène (points 84 à 97). Sur la nullité, la demande d’origine ne divulgue pas une méthode limitée aux tissus FFPE de cancer du sein, son objet étant des gènes de référence universels et l’exemple 7 ne mentionnant ces échantillons que parmi soixante échantillons FFPE (points 109 à 119). Elle ne divulgue pas davantage OAZ1 comme gène de référence unique, ce gène figurant parmi treize nouveaux gènes de référence sans être retenu dans les revendications ni dans un exemple (points 120 à 134). Les revendications dépendantes et les trois requêtes subsidiaires encourent la même critique (points 135 et 138), les autres motifs de nullité ne sont pas examinés (point 136). La contrefaçon est en tout état de cause écartée : le test normalise sur la moyenne de trois gènes, l’argument mathématique présenté tardivement à l’audience est écarté en vertu de la règle 9.2 et la contrefaçon indirecte n’est pas étayée (points 140 à 145). GXD-Bio supporte les frais. La valeur du litige est fixée à 1 000 000 euros pour l’action et 1 500 000 euros pour la demande reconventionnelle.

Points clés pour la pratique

• Pour un brevet issu d’une chaîne de divisionnaires, l’extension au-delà du contenu est vérifiée au regard de chaque demande antérieure, jusqu’à la demande PCT d’origine (point 102).
• Un exemple qui mentionne un type d’échantillon parmi d’autres ne suffit pas à fonder une limitation de la revendication à ce type d’échantillon (points 114 à 119).
• Le terme « comprenant » ne permet pas d’étendre une étape définie par renvoi à un élément unique (point 86).
• Enseignement pratique : le titulaire doit vérifier, avant toute action, que les limitations retenues dans une divisionnaire tardive trouvent un appui explicite dès la demande d’origine, faute de quoi les requêtes subsidiaires fondées sur la même combinaison tombent avec la requête principale.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 65, paragraphe 2, art. 69, paragraphe 1, et art. 73, paragraphe 1

Règlement de procédure

règles 9.2, 19, 118.8 et 220.1(a)

Convention sur le brevet européen

art. 69 et art. 138, paragraphe 1, sous c)

Jurisprudence citée

NanoString v 10x Genomics, cour d’appel, 26 février 2024, VusionGroup v Hanshow, cour d’appel, 13 mai 2024, Insulet v EOFlow, cour d’appel, 30 avril 2025 (UPC_CoA_768/2024), Alexion v Amgen, cour d’appel, 19 juin 2025, OTEC Präzisionsfinish v STEROS GPA Innovative, cour d’appel, 7 novembre 2025, expert e-Commerce v Seoul Viosys, cour d’appel, 2 octobre 2025, Abbott Diabetes Care v Sibio, cour d’appel, 14 février 2025

Décisions connexes

• GXD-Bio v Myriad Genetics, 14 février 2025, ordonnance rejetant l’exception préliminaire.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.