Sandoz v Novo Nordisk (CFI, UPC_CFI_2221/2026, 22 octobre 2026)

Dhenne Avocats · 29 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par ordonnance du 22 octobre 2026, la section de Milan de la division centrale statue sur l’exception préliminaire soulevée par Novo Nordisk A/S contre trois demandes accessoires de l’action en nullité engagée par Sandoz AG à l’encontre du brevet unitaire EP 3 689 365, relatif au sémaglutide administré une fois par semaine. Elle se déclare incompétente pour une déclaration abstraite d’évidence d’une composition, mais retient sa compétence pour faire échec à l’usage abusif des demandes divisionnaires : refus de clore l’instance au titre de la règle 360 en cas de retrait du brevet par son titulaire, et constat du défaut d’activité inventive, dont la portée s’étend aux revendications de la même famille qui correspondent en substance à l’objet jugé. Elle reconnaît enfin à la division centrale le pouvoir d’interdire au titulaire, à titre conservatoire, de retirer son accord sur le texte du brevet devant l’OEB. L’appel est autorisé.

Faits et procédure

Sandoz AG a saisi la section de Milan de la division centrale d’une action en nullité totale du brevet européen à effet unitaire EP 3 689 365 de Novo Nordisk A/S, qui porte sur une composition de sémaglutide destinée à la prévention ou au traitement du diabète de type 2, administrée une fois par semaine à la dose de 1,0 mg par voie parentérale. Elle invoque principalement le défaut d’activité inventive et l’extension de l’objet. Outre les demandes classiques en nullité et en frais (demandes 1 à 4), elle formulait trois demandes supplémentaires. La demande 5 tendait à faire déclarer évidente, à la date de priorité, une composition de sémaglutide administrée une fois par semaine à 1,0 mg par voie sous-cutanée. La demande 6 visait à faire déclarer dépourvue d’activité inventive toute revendication d’un brevet de la même famille, relevant de la compétence de la juridiction, assez large pour couvrir l’objet des revendications 1 à 5 du brevet. La demande 7 tendait à interdire au titulaire, sous astreinte, de retirer son accord sur le texte du brevet devant l’OEB (article 113.2 CBE) jusqu’à une décision définitive sur la validité. Le 10 août 2026, Novo Nordisk a soulevé une exception préliminaire au titre de la règle 19, limitée à ces trois demandes. À l’audience du 28 septembre 2026, Sandoz a précisé qu’elles visaient à prévenir le « divisional game », une demande de la même famille (EP 4 406 593) étant pendante devant l’OEB (point 6). La formation réunissait Andrea Postiglione (président et juge rapporteur), Anna-Lena Klein et Rudi Goedeweeck (juge technicien).

Le droit applicable

L’article 32.1 de l’Accord énumère les compétences exclusives de la juridiction, notamment l’action en déclaration de non-contrefaçon (point b), les mesures provisoires et conservatoires (point c) et l’action en nullité (point d). À la suite de la cour d’appel dans XSYS c. Esko, la division l’interprète selon l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, à la lumière de l’objet et du but de l’Accord (points 11 et 12), du droit à un recours effectif et de la protection de la propriété intellectuelle garantis par les articles 47 et 17 de la Charte des droits fondamentaux (point 9), ainsi que de l’article 42.2 de l’Accord, qui impose de veiller à ce que les procédures et réparations ne faussent pas la concurrence (point 14). La règle 360 permet de clore une action devenue sans objet. L’article 76.1 et la règle 36.1 CBE encadrent le dépôt des demandes divisionnaires (point 4), et l’article 113.2 CBE subordonne le maintien du brevet à l’accord de son titulaire sur le texte. L’article 47.6 de l’Accord ouvre l’action en nullité à toute personne concernée par le brevet.

Question posée

Saisie d’une action en nullité, la juridiction peut-elle se prononcer sur l’évidence d’une composition indépendamment de tout brevet, statuer sur la validité de revendications équivalentes de la même famille et interdire au titulaire de retirer son accord sur le texte du brevet devant l’OEB pour échapper au contrôle de validité ?

Solution

La division ne fait droit à l’exception préliminaire que pour la demande 5, déclarée manifestement irrecevable en l’état. Visant « une composition » et non un brevet, une revendication ou un produit identifié, elle ne précise pas la mesure demandée au sens de la règle 13.1 k) et ne constitue pas une déclaration de type Arrow, laquelle porte sur un produit, un procédé ou une activité déterminés du demandeur (points 16 et 17). Sa portée risquerait en outre d’atteindre des tiers non entendus (point 18). La division affirme en revanche disposer d’une compétence « inhérente », qu’elle tient pour intégrée à la compétence conférée, afin de garantir l’effectivité de la protection juridictionnelle, y compris contre l’usage abusif des demandes divisionnaires, rattaché à la notion d’abus de droit (points 7, 12 et 15). Elle s’appuie sur la jurisprudence relative aux injonctions anti-anti-suit (Huawei c. Netgear) et sur l’affaire Omnia c. Sidel (points 13 et 22). La demande 6 relève ainsi de sa compétence, sa recevabilité étant renvoyée au fond (point 24). Le retrait du brevet par son titulaire ne prive pas automatiquement l’action de son objet : si ce retrait s’inscrit dans une stratégie divisionnaire, la division peut refuser de clore l’instance au titre de la règle 360 et statuer sur l’activité inventive, avec un effet limité aux revendications qui correspondent en substance à l’objet jugé (points 27 à 32). La division précise que ce pouvoir ne procède pas, à strictement parler, de la compétence inhérente mais de l’article 47 de l’Accord combiné à la règle 360 (point 33), et que l’effet sur une divisionnaire délivrée ne serait pas automatique (point 34). L’article 24 de l’Accord, qui désigne le droit applicable, n’est pas une source autonome de compétence (point 25). Quant à la demande 7, la division centrale dispose d’un pouvoir conservatoire propre, rattaché aux points b) et d) de l’article 32.1 et distinct des mesures provisoires en matière de contrefaçon que la directive 2004/48 organise autour de l’atteinte au droit (points 36 à 39). Ses conditions d’octroi, dont l’urgence et la proportionnalité, restent à apprécier sur des faits précis (point 35). Les frais sont réservés. L’appel est autorisé, la formation n’entendant pas suspendre l’instance si la cour d’appel ne statue pas rapidement (point 43).

Points clés pour la pratique

• La JUB affronte pour la première fois de front le « divisional game », qu’elle range parmi les abus de droit possibles, sans constater d’abus en l’espèce, la réserve générale de droits formulée devant l’OEB étant jugée insuffisante (points 6 et 7).
• Le retrait du brevet en cours d’instance ne garantit plus au titulaire l’extinction de l’action en nullité, la règle 360 laissant au juge l’appréciation de l’intérêt persistant du demandeur (points 27 à 30).
• Une demande de déclaration doit viser un brevet, une revendication ou un produit identifié, une formulation abstraite exposant à l’irrecevabilité (points 16 à 18).
• Le titulaire qui solliciterait ensuite des mesures provisoires sur le fondement d’une divisionnaire devrait révéler, au titre de la règle 206, qu’une revendication correspondante a été jugée invalide (point 34).
• La motivation oscille entre une compétence inhérente expressément affirmée (point 12) et le simple exercice des pouvoirs conférés (point 33). La cour d’appel, saisie le cas échéant, devra clarifier ce fondement.
• Enseignement pratique : le génériqueur qui redoute une stratégie divisionnaire a intérêt à documenter les demandes pendantes de la famille et à présenter, faits à l’appui, une demande conservatoire contre le retrait du texte du brevet.

Textes appliqués

Accord JUB

articles 1, 3, 24, 32.1 b), c) et d), 42 et 47.6

Règlement de procédure

règles 13.1 k), 19, 20, 21, 206, 220, 316 et 360

CBE

articles 76.1 et 113.2, règle 36.1

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

articles 17 et 47

Directive 2004/48/CE

articles 2, 4, 9 et 23

Règlement (UE) n° 1257/2012

considérant 4

Décisions connexes

• XSYS Italia c. Esko-Graphics Imaging, cour d’appel, 2 juin 2025, citée pour la méthode d’interprétation de l’article 32.1 de l’Accord.
• Huawei c. Netgear, division locale de Munich, 11 décembre 2024, injonction anti-anti-suit invoquée à l’appui des pouvoirs inhérents de la juridiction.
• Omnia, division centrale, 7 mai 2026, et Sidel Participations c. Omnia, cour d’appel, 21 septembre 2026, action en déclaration de non-contrefaçon recevable avant l’achèvement de la délivrance.
• Pari Pharma c. Koninklijke Philips, division centrale, 27 novembre 2025, et LS9 c. bellissa HAAS, division centrale, 19 août 2026, sur la notion de personne concernée au sens de l’article 47.6 de l’Accord.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 29 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.