Dolby International v Roku (CFI, 19 mai 2025)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une ordonnance du 19 mai 2025 (UPC_CFI_58/2025), la division locale de Munich clôt la procédure de mesures provisoires engagée par Dolby International contre Roku au titre d’EP 3 490 258 B1, après que Roku eut renoncé à sa demande d’anti-suit injunction devant une juridiction américaine. L’affaire étant devenue sans objet, l’ordonnance non contradictoire du 28 janvier 2025 cesse de produire effet, mais les frais sont mis à la charge de Roku et la valeur du litige est fixée à 1 000 000 euros.

La décision est utile à deux titres : elle confirme que la règle 360 s’applique aux mesures provisoires, et elle juge qu’aucune mise en demeure préalable n’est exigée pour échapper aux frais lorsque l’adversaire a déjà saisi une juridiction étrangère d’une demande d’anti-suit ou d’anti-enforcement injunction.

Faits et procédure

Dolby a assigné Roku en contrefaçon devant la division de Munich (UPC_CFI_235/2024), Roku formant une demande reconventionnelle en nullité. Le 31 décembre 2024, Roku a introduit devant le tribunal fédéral du Massachusetts une action comportant des chefs de demande tendant à interdire à Dolby de poursuivre ou d’exécuter la procédure devant la JUB. Saisie le 23 janvier 2025 sans audition de Roku, la division a fait droit pour l’essentiel à la demande de mesures anti-anti-suit le 28 janvier 2025. Après signification de l’ordonnance aux États-Unis le 4 mars 2025, Roku a modifié sa demande américaine le 5 mars en supprimant l’un des chefs litigieux et en modifiant l’autre, puis a souscrit un engagement de cessation accepté par Dolby. Dolby a déclaré l’affaire réglée. Roku soutenait qu’elle était devenue sans objet plus tôt.

Le droit applicable

La division applique la règle 360 (clôture d’une action devenue sans objet) et, pour les frais, l’article 69 de l’Accord, selon lequel la partie qui succombe supporte les frais, sauf équité. Elle rappelle que la mesure non contradictoire relève de son pouvoir d’appréciation (règles 209.1 et 209.2(c)) et que la procédure de révision suit la règle 212.3.

Question posée

Lorsque des mesures provisoires deviennent sans objet à la suite du comportement du défendeur, qui doit supporter les frais, et le demandeur doit-il avoir adressé une mise en demeure préalable ?

Solution

La règle 360 s’applique aux mesures provisoires (points 29 à 31), la clôture n’emporte pas à elle seule la qualité de partie perdante du demandeur, le libellé allemand étant lu à la lumière des versions anglaise et française (points 33, 37 et 55). Pour les frais, la division apprécie sommairement, à la date de l’événement ayant rendu l’affaire sans objet, la recevabilité et le bien-fondé de la demande (points 47 et 48). Les chefs de demande américains créaient un risque de première atteinte, que le courriel de Roku du 27 janvier 2025, dépourvu de renonciation claire et contraignante, n’avait pas levé (points 49 à 52). L’événement décisif est la modification de la demande américaine du 5 mars 2025 (points 53 à 55).

L’urgence était établie, et l’absence d’audition ou d’avertissement préalable ne l’affecte pas (points 56 à 62). Une mise en demeure n’était pas nécessaire : une partie qui a déjà demandé une anti-suit injunction n’y renoncerait vraisemblablement pas sur simple lettre, et le risque qu’une telle mesure soit obtenue la première rendait l’avertissement inopportun (points 64 à 76). Roku supporte donc les frais.

Points clés pour la pratique

• La règle 360 permet de clore une procédure de mesures provisoires devenue sans objet, l’ordonnance antérieure cessant alors de produire effet.
• L’engagement de cessation souscrit après l’introduction de la demande fait en principe du demandeur la partie gagnante pour les frais (points 35 à 40).
• Face à une demande d’anti-suit injunction déjà pendante à l’étranger, le titulaire peut agir sans mise en demeure préalable sans s’exposer aux frais.
• Enseignement pratique : pour éviter les frais, le défendeur doit renoncer de manière claire et contraignante à la mesure étrangère, une simple position exprimée par courriel ne suffisant pas.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 69

Règlement de procédure

règles 118.5, 206, 209, 212.3, 360 et 363

Jurisprudence citée

Edwards v Meril, cour d’appel de la JUB, UPC_CoA_2/2024, Meril v Edwards Lifesciences, 19 décembre 2023, Stäubli, division centrale, section de Paris, 16 mai 2024, UPC_CFI_372/2023, MSG Maschinenbau v EJP Maschinen, 11 octobre 2024, Häfele v Kunststoff Nehl, 25 novembre 2024, Valeo Electrification v Magna PT, division locale de Düsseldorf, UPC_CFI_347/2024, Nokia v Shanghai Sunmi, 19 février 2025

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.