Fujifilm v Kodak (CFI, 2 avril 2025)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par décision du 2 avril 2025 (UPC_CFI_359/2023), la division locale de Mannheim statue sur l’action en contrefaçon de Fujifilm contre Kodak GmbH, Kodak Graphic Communications et Kodak Holding, fondée sur le brevet EP 3 476 616 (précurseur de plaque d’impression lithographique), et sur la demande reconventionnelle en nullité. Elle annule la partie allemande, seule encore en vigueur dans un État membre contractant, faute d’activité inventive, rejette la demande de modification et l’action en contrefaçon, et alloue à Kodak une provision de 300 000 euros sur les frais (points 25 et 202 à 204). La décision intéresse la pratique sur deux points : la JUB n’est pas compétente, au titre de l’article 3, c), de l’Accord, pour les parties nationales éteintes avant le 1er juin 2023, et le titulaire qui entend défendre son brevet sous une forme limitée doit présenter une demande de modification claire et complète, y compris pour ériger une revendication dépendante en revendication indépendante.

Faits et procédure

Le brevet, qui revendique deux priorités japonaises de 2017 et 2018, n’est plus en vigueur qu’en Allemagne et au Royaume-Uni, les autres parties nationales s’étant éteintes avant l’entrée en vigueur de l’Accord (points 1 et 36). Fujifilm visait les plaques SONORA. Fujifilm a présenté une demande de modification comportant trois requêtes subsidiaires conditionnelles (point 11). Par ordonnance du même jour, la division a disjoint les demandes relatives à la partie britannique, l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-339/22 (BSH Hausgeräte) ayant été rendu le 25 février 2025, après la clôture des débats (points 14 et 26).

Le droit applicable

La division interprète l’article 3, c), de l’Accord à la lumière de la convention de Vienne et du droit de l’Union, et examine la portée de l’article 26, paragraphe 1, du règlement 1215/2012. Elle applique les articles 65 et 76 de l’Accord, la règle 30 et les articles 54, 56, 123 et 138 CBE.

Question posée

La JUB est-elle compétente pour les parties nationales éteintes avant le 1er juin 2023, le titulaire peut-il défendre séparément des revendications dépendantes sans demande de modification, et la revendication 1 est-elle valable ?

Solution

« Tout brevet européen » au sens de l’article 3, c), s’entend de chacune de ses parties nationales. La JUB n’a donc pas compétence pour les parties éteintes avant l’entrée en vigueur de l’Accord, que l’État soit ou non partie à celui-ci (points 36 à 40). L’exception tardive n’est pas forclose, l’article 26 du règlement 1215/2012 étant inapplicable (points 41 à 43). En revanche, la défense séparée des revendications dépendantes et des combinaisons de requêtes subsidiaires est irrecevable, faute de demande de modification au sens de la règle 30 (point 73). L’usage antérieur public n’est pas établi : seuls les faits exposés dans le mémoire en défense sont pris en compte (point 76) et les plaques relevaient d’une confidentialité au moins implicite (points 77 et 82). La revendication 1 est nouvelle au regard de WO’379 et US’952, mais dépourvue d’activité inventive, comme la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 et 2, la requête subsidiaire 3 n’a pas à être examinée, sa condition n’étant pas remplie (points 73 et 74). La même conclusion vaut au départ de JP’021 et d’EP’408 (points 141 à 152). L’extension alléguée pour la revendication 6 n’est pas retenue, le signe « ≤ » étant une erreur évidente au regard de la revendication 7 et de la description (points 153 à 158). La règle 30 vise toute modification de l’objet des revendications, y compris l’érection d’une revendication dépendante en revendication indépendante. L’article 65, paragraphe 3, de l’Accord ne dispense pas d’une demande précisant l’ordre de priorité, et les écritures de Fujifilm laissaient cet ordre incertain (points 159 à 181). Les requêtes subsidiaires 1 et 2 manquent d’activité inventive, les plages réduites figurant déjà dans l’art antérieur sans effet particulier (points 182 à 201). Le brevet est annulé pour l’Allemagne, l’action est rejetée, la partie britannique relevant de la procédure disjointe, sans mesure provisoire dans l’intervalle (points 202, 203 et 208). Fujifilm supporte les frais. La valeur du litige est fixée à 15 000 000 euros (points 205 à 207).

Points clés pour la pratique

• Les parties nationales d’un brevet européen éteintes avant le 1er juin 2023 échappent à la compétence de la JUB, même si d’autres parties restent en vigueur (point 40).
• Le titulaire qui veut s’appuyer sur une revendication dépendante comme revendication indépendante doit le faire par une demande de modification au titre de la règle 30 (point 73).
• Les faits invoqués au soutien d’un usage antérieur doivent figurer dans le mémoire en défense. Ceux apportés en duplique sont écartés (point 76).
• Enseignement pratique : la défense limitée du brevet se prépare dès la demande de modification, qui doit couvrir toutes les combinaisons de revendications que le titulaire entend invoquer.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 3, c), 41, paragraphe 3, 42, paragraphe 1, 43, 56, paragraphe 2, 65, 69 et 76

Règlement de procédure

règles 19, 29A, 30, 50.2, 118.5, 150.2, 263 et 265

Convention sur le brevet européen

art. 54, 56, 123, paragraphe 2 et 138

Règlement (UE) n° 1215/2012

art. 26, paragraphe 1, 71 bis et 71 ter

Jurisprudence citée

Cour d’appel, 16 janvier 2025, Fives v REEL (UPC_CoA_30/2024), division locale de Mannheim, 11 mars 2025 (UPC_CFI_159/2024 et UPC_CFI_162/2024), division centrale, section de Munich, 16 juillet 2024 (UPC_CFI_14/2023), division centrale, section de Paris, 21 janvier 2025, NJOY v VMR Products (UPC_CFI_311/2023), division centrale, section de Paris, 22 janvier 2025 (UPC_CFI_310/2023), OEB, Grande Chambre de recours, G 3/14, 24 mars 2015.

Décisions connexes

• Fujifilm v Kodak, 13 juillet 2026, arrêt de la cour d’appel qui infirme la décision et retient la contrefaçon du brevet limité.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.