NJOY Netherlands v VMR Products (CFI, 22 janvier 2025)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par une décision du 22 janvier 2025 (UPC_CFI_310/2023), la division centrale, section de Paris, statue sur l’action en nullité formée par NJOY Netherlands contre le brevet EP 3 613 453 de VMR Products, relatif à une cigarette électronique dotée de contacts de charge. Elle annule le brevet faute d’activité inventive de la revendication 1, mais le maintient partiellement sur la base des revendications dépendantes 6, 7 et 8 combinées à la revendication 1 telle que délivrée. La décision intéresse la pratique sur trois points : l’irrecevabilité de demandes de modification tardives justifiées par la procédure d’opposition parallèle, la charge de la preuve des connaissances générales et l’examen, revendication par revendication, d’une demande de maintien partiel.

Faits et procédure

L’action, introduite le 15 septembre 2023, est fondée sur le seul défaut d’activité inventive. VMR Products a présenté 40 requêtes subsidiaires, ramenées à huit, tandis qu’une opposition était pendante devant l’OEB (points 1 à 7). Le 30 juillet 2024, après l’issue de l’opposition, VMR a déposé une nouvelle demande de modification et inséré deux requêtes subsidiaires en tête de rang (points 28 et 29). L’audience s’est tenue le 3 décembre 2024.

Le droit applicable

L’article 65, paragraphe 3, de l’Accord permet de limiter le brevet par une annulation partielle. La règle 30.2 du règlement de procédure soumet toute demande de modification ultérieure à l’autorisation de la juridiction. L’activité inventive s’apprécie au regard de l’article 56 de la CBE, l’interprétation suivant l’article 69 de la CBE et son protocole. Les frais suivent l’article 69, paragraphe 2, de l’Accord.

Question posée

La revendication 1 du brevet est-elle dépourvue d’activité inventive au regard de l’art antérieur Pan, les demandes de modification tardives sont-elles recevables, et quelles revendications dépendantes survivent ?

Solution

Les pièces nouvelles de la demanderesse sont admises, car elles répondent au mémoire en défense (points 24 à 27). Les demandes de modification ultérieures sont irrecevables : la règle 30.2 est une règle stricte de forclusion, et la coordination avec l’opposition, invoquée pour la première fois, traduit un changement de stratégie (points 32 et 33). La charge de la preuve des connaissances générales pèse sur la partie qui les invoque (point 45). Pan divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1 sauf la position des contacts de charge, que l’homme du métier trouvait dans Weigensberg comme dans Trescher (points 95 à 110). Aucune requête subsidiaire recevable ne sauve le brevet (points 113 à 137). La demande de maintien partiel est suffisamment claire (point 138). Les revendications 6 (aimant près des contacts), 7 (deux aimants de polarités opposées) et 8 (surface métallique de la batterie) sont inventives, le recours au document Griffin relevant d’une analyse rétrospective (points 147 à 175). Les autres revendications sont annulées et chaque partie supporte ses frais (point 193).

Points clés pour la pratique

• Invoquer l’issue d’une opposition parallèle ne suffit pas à justifier une demande de modification tardive si cette coordination n’a pas été annoncée dès les premières écritures (point 33).
• Une demande de maintien partiel sur l’ensemble des revendications dépendantes oblige la division à examiner chacune d’elles (point 138).
• La partie qui invoque les connaissances générales de l’homme du métier doit les prouver (point 45).
• Enseignement pratique : le titulaire a intérêt à articuler dès le mémoire en défense ses requêtes subsidiaires et sa stratégie devant l’OEB, la règle 30.2 étant appliquée strictement.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 54, 65, paragraphe 3, 69, paragraphe 2, et 73, paragraphe 1

Règlement de procédure

règles 13, 30.2, 44, 220.1(a), 224.1(a) et 263

Convention sur le brevet européen

art. 56, 69, 84 et 138, paragraphe 3

Jurisprudence citée

NanoString v 10x Genomics, cour d’appel, 26 février 2024, UPC_CoA_335/2023, NJOY Netherlands v VMR Products, division centrale, section de Paris, 29 novembre 2024, UPC_CFI_307/2023, cour d’appel, 13 mai 2024, UPC_CoA_1/2024, cour d’appel, 28 mai 2024, UPC_CoA_22/2024, cour d’appel, 21 novembre 2024, UPC_CoA_456/2024, division centrale, section de Paris, 27 février 2024, UPC_CFI_255/2023, division locale de Mannheim, 27 juin 2024, UPC_CFI_210/2023, division locale de Paris, 3 juillet 2024, UPC_CFI_230/2023, division locale de Düsseldorf, 10 octobre 2024, UPC_CFI_363/2023, division centrale, section de Munich, 17 octobre 2024, UPC_CFI_252/2023.

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.