Usage sérieux de la marque

L’usage sérieux désigne l’exploitation effective de la marque, conforme à sa fonction d’identification de l’origine des produits ou services, qui permet au titulaire de conserver son droit. L’article L. 714-5 CPI expose à la déchéance le titulaire qui, sans justes motifs, n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pour les produits ou services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans. L’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 et l’article 16 de la directive (UE) 2015/2436 posent la même exigence.

Les critères de l’usage sérieux

La Cour de justice de l’Union européenne juge que l’usage est sérieux lorsqu’il vise à créer ou conserver un débouché pour les produits ou services, à l’exclusion d’un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien du droit. L’appréciation tient compte de la nature des produits, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage. Un volume modeste peut suffire s’il correspond à une exploitation commerciale réelle, tandis qu’une campagne ponctuelle sans vente réelle peut ne pas suffire. L’usage doit être public et tourné vers l’extérieur, un usage purement interne à l’entreprise n’étant pas pris en compte.

Les formes d’usage admises

Les textes assimilent à l’usage de la marque son emploi sous une forme modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif, l’apposition de la marque sur des produits destinés exclusivement à l’exportation, et l’usage fait par un tiers avec le consentement du titulaire, notamment par un licencié. L’usage pour une partie seulement des produits enregistrés ne protège que ces produits, le reste de l’enregistrement restant exposé à une déchéance partielle. Le délai de cinq ans court à compter de l’enregistrement, et le titulaire qui reprend ou commence un usage sérieux avant toute demande en déchéance échappe à la sanction, sauf si cette reprise intervient dans les trois mois précédant la demande et après qu’il a eu connaissance de son imminence.

La preuve et le contentieux

La charge de la preuve pèse sur le titulaire, qui doit établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage par des pièces datées : factures, catalogues, publicités, captures de sites, attestations. L’exigence d’usage sérieux intervient à plusieurs stades. Elle fonde l’action en déchéance, portée depuis 2020 devant l’INPI à titre principal. Elle permet au déposant visé par une opposition d’exiger la preuve de l’usage de la marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans. Elle offre enfin au défendeur à une action en contrefaçon ou en nullité un moyen de défense tiré du défaut d’usage de la marque invoquée.

L’essentiel

Une marque non exploitée pendant cinq ans devient vulnérable, et la protection se rétracte sur les produits réellement vendus. L’usage doit être réel, public et conforme à la fonction de la marque, sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif. Il convient de constituer dès le lancement un dossier de preuves d’usage datées, produit par produit et pays par pays, et de le mettre à jour chaque année.

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