Déchéance de marque

La déchéance de marque est la perte du droit sur une marque enregistrée en raison d’un événement postérieur à l’enregistrement. Elle se distingue de la nullité, qui sanctionne un vice existant au jour du dépôt. Les causes de déchéance sont prévues aux articles L. 714-5 et L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle. La déchéance de marque est le moyen de défense le plus fréquent du défendeur à une action en contrefaçon, avec la nullité.

La déchéance pour défaut d’usage sérieux

Le titulaire qui, sans juste motif, n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pour les produits ou services désignés pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance. D’abord, l’usage doit être sérieux, c’est-à-dire réel et conforme à la fonction de la marque, pour créer ou conserver des débouchés, et non symbolique. Ensuite, il doit porter sur les produits ou services enregistrés : la déchéance peut être partielle. Enfin, l’usage sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif, ou l’apposition sur des produits destinés à l’exportation, vaut usage. Le commencement ou la reprise d’usage dans les trois mois précédant la demande, après que le titulaire a eu connaissance de l’éventualité de celle-ci, n’est pas pris en compte. Les textes sont consultables sur Légifrance.

La déchéance pour dégénérescence ou tromperie

La marque encourt également la déchéance lorsqu’elle est devenue, du fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, ou lorsqu’elle est devenue propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique. Le titulaire doit donc surveiller l’usage de sa marque par les tiers et réagir aux emplois génériques, en particulier dans les dictionnaires et la presse.

La procédure et les effets

Depuis 2020, la demande en déchéance à titre principal est portée devant l’INPI, dont la décision peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le tribunal judiciaire reste compétent lorsque la déchéance est demandée à titre reconventionnel dans une action en contrefaçon ou de manière connexe. La charge de la preuve de l’usage pèse sur le titulaire. La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête, à la date à laquelle le motif est apparu. En pratique, le cabinet intervient dans ces procédures, en demande comme en défense, dans le cadre de son activité en propriété intellectuelle.