Action en déchéance de marque

L’action en déchéance de marque tend à faire constater la perte du droit sur une marque enregistrée pour une cause postérieure à l’enregistrement. Le code de la propriété intellectuelle en prévoit trois causes principales : le défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans (art. L. 714-5 CPI), la dégénérescence du signe devenu la désignation usuelle du produit ou du service du fait du titulaire, et le caractère trompeur acquis par l’usage (art. L. 714-6 CPI). Ces causes transposent la directive (UE) 2015/2436.

La répartition des compétences

Depuis la réforme issue de l’ordonnance de 2019, la demande principale en déchéance relève de l’INPI, dans le cadre de la procédure administrative en nullité et en déchéance, lorsque la demande est formée à titre principal et n’est liée à aucune autre demande. Le tribunal judiciaire reste compétent lorsque la déchéance est demandée à titre reconventionnel dans une action en contrefaçon, lorsqu’elle est connexe à une autre demande relevant du juge, ou lorsque des mesures probatoires ou provisoires sont en cours. Cette répartition impose un examen attentif de la stratégie avant tout dépôt.

Les conditions de la déchéance pour non-usage

Le titulaire qui, sans justes motifs, n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pour les produits ou services visés pendant cinq ans encourt la déchéance. L’usage sous une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif et l’apposition de la marque sur des produits destinés à l’exportation sont assimilés à un usage. La charge de la preuve de l’usage pèse sur le titulaire, qui doit produire des éléments datés et localisés. Un usage commencé ou repris dans les trois mois précédant la demande, après que le titulaire a eu connaissance de l’éventualité d’une action, n’est pas pris en considération. La déchéance peut être partielle et ne frapper que certains produits ou services.

Les effets dans le temps

La déchéance prend effet à la date de la demande ou, si une partie le demande, à la date à laquelle la cause de déchéance est acquise, ce qui compte lorsque la déchéance est opposée en défense à une action en contrefaçon portant sur des actes antérieurs. Le point de départ du délai de cinq ans est la publication de l’enregistrement, et non le dépôt. La décision passée en force de chose jugée est inscrite au registre et produit un effet absolu.

L’essentiel

La déchéance sanctionne l’absence d’usage sérieux pendant cinq ans, la dégénérescence ou le caractère trompeur acquis. La demande principale relève de l’INPI, la demande reconventionnelle du tribunal judiciaire. Avant d’engager une action en contrefaçon, vérifier que la marque invoquée résiste à une demande reconventionnelle en déchéance et constituer un dossier de preuves d’usage classé par produit, par territoire et par période.

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