Propriété intellectuelle et opérations de fusion-acquisition

Les opérations de fusion-acquisition emportent le transfert des droits de propriété intellectuelle de la société cible ou absorbée, selon des modalités qui dépendent de la technique retenue. La fusion et la scission entraînent la transmission universelle du patrimoine en application de l’article L. 236-3 du code de commerce, tandis que la cession d’actions laisse les droits dans la société et que la cession d’actifs ou de fonds de commerce impose un transfert titre par titre. Le choix de la structure détermine les formalités, les consentements requis et les risques.

La transmission selon la structure de l’opération

Dans la fusion, les brevets, marques, dessins ou modèles, droits d’auteur et secrets passent de plein droit à la société absorbante sans acte de cession distinct, mais la transmission doit être inscrite au registre national et aux registres européens pour être opposable aux tiers. Dans la cession d’actions, aucun transfert de droit n’intervient et les titres demeurent à la société, mais les contrats qu’elle a conclus peuvent contenir des clauses de changement de contrôle. Dans la cession d’actifs, chaque droit doit faire l’objet d’une cession écrite respectant le formalisme qui lui est propre, notamment l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle pour les droits d’auteur et les articles L. 613-8 et L. 714-1 pour les brevets et les marques, puis d’une inscription.

Le sort des contrats de licence

Les licences entrantes, par lesquelles la cible exploite des droits de tiers, sont souvent conclues en considération de la personne du licencié. Beaucoup stipulent leur incessibilité, leur résiliation en cas de changement de contrôle ou la nécessité d’un agrément du concédant. La transmission universelle de patrimoine n’écarte pas ces clauses, et l’opération peut faire perdre à la cible une licence essentielle à son activité. Les licences sortantes se transmettent avec le droit concédé et lient l’acquéreur, de même que les engagements de licence à des conditions équitables pris sur des brevets essentiels à une norme, qui suivent le brevet entre les mains de son nouveau titulaire. L’inventaire de ces contrats est l’un des objets de la due diligence.

Les garanties et la période transitoire

Le contrat d’acquisition contient des déclarations et garanties sur la titularité, la validité, le maintien en vigueur et l’absence de litige des droits, prolongées par une garantie de passif couvrant les contentieux de contrefaçon nés avant la réalisation. Lorsque le vendeur conserve des marques ou des brevets, une licence transitoire permet à l’acquéreur de poursuivre l’exploitation le temps de la migration, et une clause de non-concurrence protège le savoir-faire transmis. Les droits d’auteur des salariés non cédés et les noms de domaine détenus par des dirigeants à titre personnel sont les oublis les plus fréquents, à régulariser avant la réalisation.

L’essentiel

La fusion transmet les droits de propriété intellectuelle de plein droit, la cession d’actions les laisse dans la société et la cession d’actifs exige un transfert formel par titre, l’inscription au registre étant dans tous les cas nécessaire à l’opposabilité. Les clauses de changement de contrôle des licences entrantes constituent le risque principal. Inventorier les titres et contrats, régulariser la chaîne des droits et planifier les inscriptions avant la réalisation de l’opération.

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