Brevet essentiel à une norme (« BEN »)

Définition : Brevet essentiel à une norme (« BEN »)

Un brevet essentiel à une norme (BEN, en anglais standard essential patent ou SEP) est un brevet dont au moins une revendication couvre nécessairement la mise en œuvre d’une norme technique, de sorte qu’un produit conforme à cette norme ne peut être fabriqué, vendu ou utilisé sans l’exploiter. Le titulaire qui a déclaré ce brevet auprès d’un organisme de normalisation s’est engagé, en contrepartie, à concéder des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dites FRAND.

Pourquoi la notion compte

Les normes de télécommunications (2G à 5G, Wi-Fi), de codage vidéo ou de connectivité reposent sur des milliers de brevets déclarés essentiels. Une fois la norme adoptée, l’industrie ne peut plus la contourner : un fabricant de smartphones, de voitures connectées ou d’objets communicants exploite ces brevets par le seul fait qu’il respecte la norme. Le brevet essentiel confère donc à son titulaire un pouvoir de négociation hors du commun, et c’est précisément pour équilibrer ce pouvoir que l’engagement FRAND existe. Toute la matière du contentieux FRAND, de l’injonction au taux de redevance, découle de cette tension entre l’exclusivité du brevet et l’accès promis à la norme.

Les deux composantes de la qualification

La qualification suppose la réunion d’un élément technique et d’un élément déclaratif.

L’élément technique est l’essentialité. Selon la politique de propriété intellectuelle de l’ETSI, un droit est essentiel lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques et non commerciales, de fabriquer ou d’exploiter un équipement conforme à la norme sans le contrefaire, compte tenu de l’état de la technique disponible au moment de la normalisation. L’essentialité s’apprécie revendication par revendication et norme par norme, et elle peut varier au fil des versions de la norme.

L’élément déclaratif est la déclaration faite à l’organisme de normalisation. Chez l’ETSI, le membre qui participe à l’élaboration d’une norme doit informer l’institut, en temps utile, des droits qu’il estime essentiels, puis souscrire l’engagement irrévocable de concéder des licences à des conditions FRAND. La déclaration n’est pas un contrôle d’essentialité : les organismes de normalisation ne vérifient pas que le brevet déclaré est réellement essentiel, ni qu’il est valide. Une part significative des brevets déclarés ne sont pas essentiels au sens technique, ce qui explique le poids des expertises d’essentialité dans les négociations et les procès.

Ce que la qualification change juridiquement

Le brevet essentiel reste un brevet : il s’apprécie selon les règles ordinaires de validité et de contrefaçon, et son titulaire conserve en principe le droit d’agir en interdiction. Ce qui change, c’est l’existence d’un engagement contractuel de licence qui pèse sur le titulaire et, par ricochet, encadre ses remèdes.

Depuis l’arrêt Huawei c. ZTE de la Cour de justice de l’Union européenne, le titulaire d’un brevet essentiel en position dominante qui a pris un engagement FRAND doit, avant d’agir en cessation ou en rappel des produits, avertir le contrefacteur allégué en désignant le brevet et la manière dont il est contrefait, puis lui présenter une offre de licence concrète et écrite précisant la redevance et son mode de calcul. Le contrefacteur allégué doit répondre avec diligence et sans manœuvre dilatoire, et, s’il rejette l’offre, formuler rapidement une contre-offre concrète et écrite, puis constituer une garantie appropriée s’il continue d’exploiter le brevet. Les actions en dommages-intérêts et en reddition de comptes pour le passé ne sont pas soumises à ce cadre.

Le cabinet défend une lecture contractuelle de cet engagement : la politique de propriété intellectuelle de l’ETSI est expressément régie par le droit français, de sorte que l’engagement FRAND s’analyse comme un engagement de droit français, dont les tiers implémenteurs peuvent se prévaloir. Cette qualification commande la loi applicable, l’interprétation de l’engagement et l’articulation entre les remèdes contractuels et le droit de la concurrence.

Distinctions utiles

Le brevet essentiel se distingue du brevet commercialement incontournable, qui protège une fonction attendue du marché sans être imposé par une norme, et qui n’emporte aucun engagement FRAND. Il se distingue aussi du brevet simplement déclaré, dont l’essentialité n’a été vérifiée par personne. Enfin, la licence FRAND ne se confond pas avec la licence obligatoire : la première procède d’un engagement volontaire pris envers l’organisme de normalisation, la seconde d’une décision de l’autorité publique.

Devant la Juridiction unifiée du brevet

La Juridiction unifiée du brevet applique le cadre de Huawei c. ZTE et en a livré ses premières applications dès 2024. La division locale de Mannheim, dans l’affaire Panasonic c. Oppo, puis la division locale de Munich, dans l’affaire Huawei c. Netgear, ont examiné le comportement des deux parties au fil de la négociation et prononcé des interdictions à l’encontre d’implémenteurs jugés insuffisamment disposés à prendre licence. Ces décisions confirment que, devant la Cour, la défense FRAND se plaide sur pièces, chronologie à l’appui, et que l’exploitant qui laisse traîner la négociation s’expose à une interdiction couvrant l’ensemble des États membres contractants.

Notre pratique des brevets essentiels et des licences FRAND accompagne la négociation et le contentieux. Une préparation au contentieux permet d’organiser les échanges, les offres et les éléments de preuve avant la saisine du juge.

L’essentiel

La qualification de brevet essentiel n’est ni automatique ni définitive : elle se prouve techniquement et se conteste. Pour le titulaire, l’engagement FRAND impose une négociation documentée avant toute action en interdiction. Pour l’exploitant, la conformité à la norme ne vaut pas licence, et le silence ou la lenteur dans la négociation se retournent contre lui. Dans les deux cas, la constitution du dossier de négociation précède le procès et en conditionne l’issue.

Sources

Notions liées

Licence FRAND · Essentialité · Déclaration de brevet essentiel · ETSI · Injonction et brevets essentiels · Offre FRAND et contre-offre · L’engagement FRAND, un contrat de droit français

Pour aller plus loin

Travaux de Matthieu Dhenne sur cette notion : M. Dhenne, « Calculation of FRAND Royalties: An Overview of Practices Around the World », EIPR 2019, vol. 41, n° 12, p. 754 ; Munich’s FRAND Guidelines: A Compass Drawn Too Finely.

Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.

Dhenne Avocats traite les licences FRAND, les brevets essentiels à une norme et les contrats portant sur des brevets, en conseil comme en contentieux.

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