Due diligence en propriété intellectuelle

La due diligence en propriété intellectuelle est l’audit des droits, titres, contrats et risques d’une entreprise, mené avant une acquisition, une levée de fonds, un apport, une licence ou un financement, afin d’apprécier la valeur et la solidité de ses actifs incorporels. Elle ne relève d’aucun texte spécifique et se rattache au devoir d’information précontractuelle de l’article 1112-1 du code civil et à l’obligation de prudence de l’acquéreur. Elle conditionne la rédaction des déclarations et garanties du contrat.

L’inventaire des actifs

L’audit commence par l’établissement d’un inventaire des titres, brevets, marques, dessins ou modèles, noms de domaine, et des droits non enregistrés, droits d’auteur sur les logiciels et les créations, savoir-faire et secrets des affaires. Pour chaque titre, il vérifie la titularité au registre, le paiement des annuités ou des renouvellements, les territoires couverts, les délais de priorité en cours, les oppositions, nullités ou déchéances pendantes et les inscriptions de licence ou de nantissement. L’analyse du portefeuille de brevets s’attache aussi à la correspondance entre les revendications et les produits effectivement exploités, un titre sans lien avec l’activité ayant une valeur limitée.

La chaîne des droits

Le point le plus fréquemment défaillant est la chaîne de titularité. L’audit examine les contrats de travail des inventeurs et des créateurs, les cessions de droits d’auteur des salariés et des prestataires, les accords de recherche avec les universités et les contrats de développement, afin de s’assurer que les droits sont bien entrés dans le patrimoine de la société et que les rémunérations dues aux inventeurs salariés ont été réglées. Il recense les composants de logiciel libre intégrés aux produits et la compatibilité de leurs licences avec le modèle commercial. Il identifie enfin les clauses de changement de contrôle, d’incessibilité ou de résiliation dans les licences entrantes et sortantes, qui peuvent faire perdre un droit essentiel du fait même de l’opération envisagée.

Les risques de contentieux

L’audit dresse l’état des litiges en cours ou menacés, des mises en demeure reçues, des oppositions et des actions en nullité, et évalue la liberté d’exploitation des produits au regard des droits des tiers. Il vérifie que les secrets sont protégés par des mesures raisonnables, condition de leur protection légale. Les constats alimentent le prix, les conditions suspensives, les garanties de passif et les engagements de régularisation imposés au vendeur avant la réalisation de l’opération.

L’essentiel

L’audit de propriété intellectuelle vérifie que les actifs existent, appartiennent à la société, sont maintenus en vigueur et peuvent être exploités sans entrave. La chaîne des droits sur les créations de salariés et de prestataires est le point le plus souvent défaillant. Exiger les registres à jour, les contrats de cession signés et la liste des licences comportant une clause de changement de contrôle avant de fixer le prix et les garanties.

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Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.

Dhenne Avocats plaide les litiges de brevets devant le tribunal judiciaire de Paris, la cour d’appel de Paris et la Juridiction unifiée du brevet. Lorsque la question se pose dans un dossier réel, le moment utile est presque toujours antérieur à l’assignation.

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