Nullité de marque

La nullité est la sanction qui anéantit rétroactivement l’enregistrement d’une marque qui ne remplissait pas, au jour de son dépôt, les conditions de validité. L’article L. 714-3 CPI prévoit que l’enregistrement non conforme aux articles L. 711-2 et L. 711-3 CPI est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’INPI. Pour la marque de l’Union européenne, les causes de nullité absolue et relative figurent aux articles 59 et 60 du règlement (UE) 2017/1001.

Les causes de nullité

Les causes absolues tiennent au signe lui-même : absence de caractère distinctif, caractère descriptif ou usuel, forme imposée par la nature ou la fonction du produit, caractère trompeur, contrariété à l’ordre public, atteinte à une indication géographique protégée, et mauvaise foi du déposant. Les causes relatives tiennent à l’existence d’un droit antérieur : marque antérieure créant un risque de confusion, marque renommée, dénomination sociale, nom commercial ou nom de domaine connus sur le territoire, droit d’auteur, dessin ou modèle, droit de la personnalité ou nom d’une collectivité territoriale. Seul le titulaire du droit antérieur peut invoquer une cause relative, tandis que toute personne intéressée peut invoquer une cause absolue.

Les effets de la nullité

La nullité opère rétroactivement, la marque étant réputée n’avoir jamais existé. Elle peut être partielle et ne frapper que certains produits ou services. Elle est opposable à tous une fois la décision inscrite au registre. Le titulaire de la marque annulée perd le bénéfice des actions en contrefaçon engagées sur son fondement, et les redevances perçues au titre d’une licence peuvent donner lieu à discussion, les contrats exécutés de bonne foi avant la décision étant en principe maintenus. Depuis 2019, l’action en nullité n’est soumise à aucun délai de prescription, sous réserve de la forclusion par tolérance et de l’exception tirée du défaut d’usage sérieux de la marque antérieure invoquée.

La répartition des compétences

Depuis le 1er avril 2020, la procédure administrative devant l’INPI est la voie exclusive pour les demandes en nullité formées à titre principal sur des motifs absolus ou sur certains droits antérieurs, notamment une marque, une dénomination sociale, un nom commercial ou un nom de domaine. Le tribunal judiciaire reste compétent lorsque la nullité est fondée sur un droit d’auteur, un dessin ou modèle ou un droit de la personnalité, lorsqu’elle est demandée à titre reconventionnel dans une action en contrefaçon, ou lorsque des mesures probatoires ou provisoires sont en cause. Pour la marque de l’Union européenne, la demande se forme devant l’EUIPO ou par voie reconventionnelle devant un tribunal des marques de l’Union européenne.

L’essentiel

La nullité sanctionne un vice originaire de la marque et l’efface rétroactivement, en tout ou partie. Elle se demande désormais devant l’INPI pour la plupart des motifs, et devant le tribunal dans les cas réservés ou par voie reconventionnelle. Avant d’engager une action en contrefaçon, il convient d’auditer la solidité de sa propre marque, car la demande reconventionnelle en nullité est la réplique la plus courante.

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