Forclusion par tolérance

La forclusion par tolérance prive le titulaire d’une marque antérieure du droit de demander la nullité d’une marque postérieure enregistrée, ou de s’opposer à son usage, lorsqu’il a toléré cet usage en connaissance de cause pendant cinq années consécutives. Elle trouve sa source dans l’article 9 de la directive (UE) 2015/2436 et dans l’article 61 du règlement (UE) 2017/1001 pour la marque de l’Union européenne, et le code de la propriété intellectuelle la reprend tant pour l’action en nullité que pour l’action en contrefaçon.

Les conditions de la forclusion

Quatre conditions se cumulent. La marque postérieure doit être enregistrée, un simple usage non enregistré ne déclenchant pas le délai. Elle doit avoir été utilisée, l’enregistrement sans exploitation ne suffisant pas. Le titulaire de la marque antérieure doit avoir eu connaissance de cet usage, le délai courant à compter de cette connaissance et non de l’enregistrement. Enfin, la tolérance doit avoir duré cinq années consécutives sans acte d’opposition, la Cour de justice de l’Union européenne retenant qu’une mise en demeure ne suffit pas toujours à interrompre le délai lorsqu’elle n’est pas suivie d’une action en justice. La forclusion est écartée lorsque le dépôt de la marque postérieure a été effectué de mauvaise foi.

Les effets

La forclusion ne fait pas disparaître la marque antérieure. Elle organise une coexistence forcée : le titulaire de la marque antérieure ne peut plus attaquer la marque postérieure, ni en nullité, ni en contrefaçon, pour les produits ou services pour lesquels l’usage a été toléré. Réciproquement, le titulaire de la marque postérieure ne peut pas s’opposer à l’usage de la marque antérieure. La forclusion se limite aux produits et services effectivement exploités et ne couvre pas une extension ultérieure de l’usage à d’autres produits ou territoires.

Les enjeux contentieux

La forclusion est un moyen de défense, que le juge ne relève pas d’office et que le défendeur doit prouver. Le débat porte en pratique sur la date de la connaissance, que le défendeur tente d’établir par des échanges commerciaux, des salons communs, des courriers ou la notoriété de son exploitation, et sur les actes interruptifs. Elle se distingue de la prescription de l’action en contrefaçon, qui limite l’indemnisation aux actes des cinq dernières années sans valider la marque postérieure. Elle se distingue aussi du contrat de coexistence, qui organise volontairement ce que la forclusion impose.

L’essentiel

Cinq ans de tolérance en connaissance de cause d’une marque postérieure enregistrée et exploitée ferment définitivement la voie de la nullité et de la contrefaçon à son encontre, sauf mauvaise foi du déposant. Le délai court de la connaissance de l’usage, et seule une action en justice l’interrompt avec certitude. Il convient de surveiller les registres et le marché, et de ne jamais laisser une mise en demeure sans suite judiciaire lorsque l’usage persiste.

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