Demande reconventionnelle en annulation

Définition : Demande reconventionnelle en annulation

La demande reconventionnelle en annulation est la riposte par laquelle le défendeur à une action en contrefaçon de brevet demande, dans la même instance, l’annulation du titre qui lui est opposé. En France, elle se forme devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des causes de nullité de l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle et n’est soumise à aucun délai de prescription. Devant la Juridiction unifiée du brevet, elle est obligatoirement incluse dans le mémoire en défense lorsque celui-ci soutient que le brevet est nul, et son sort procédural dépend du choix de la division saisie entre jonction et bifurcation.

Pourquoi la notion compte

La meilleure défense à une action en contrefaçon est souvent l’attaque du brevet lui-même : un titre annulé n’a jamais existé, et la contrefaçon disparaît avec lui. La demande reconventionnelle transforme ainsi le procès en contrefaçon en procès de validité, déplace la charge du débat vers les antériorités et l’activité inventive, et modifie le calcul de chaque partie : le titulaire mesure le risque de perdre son titre pour tous, le défendeur gagne un levier de négociation et, s’il l’emporte, une victoire qui profite à l’ensemble du marché.

Le régime devant le tribunal judiciaire de Paris

La demande reconventionnelle est formée dans les conclusions du défendeur, en cours d’instance, et se rattache à la demande principale par un lien suffisant, ce qui est toujours le cas de la nullité du brevet invoqué. Les causes de nullité sont celles de l’article L. 613-25 : absence de brevetabilité, insuffisance de description, extension de l’objet au-delà de la demande telle que déposée, extension de la protection après limitation. L’action en nullité n’est soumise à aucun délai de prescription depuis la loi du 22 mai 2019. La nullité peut être totale ou partielle, limitée aux revendications affectées, et la décision d’annulation, une fois définitive, a un effet absolu, sous réserve de la tierce opposition, puis fait l’objet d’une inscription au registre national des brevets.

Le titulaire dispose d’une parade : la limitation de son brevet, demandée à l’Institut national de la propriété industrielle, qui lui permet de restreindre ses revendications pour échapper aux antériorités opposées, y compris en cours d’instance. Le tribunal statue alors sur le brevet tel que limité. Lorsqu’une opposition ou une action en nullité est pendante devant l’Office européen des brevets ou une autre juridiction, le tribunal peut surseoir à statuer, mais il n’y est pas tenu.

Le régime devant la Juridiction unifiée du brevet

Devant la Cour, le défendeur qui soutient que le brevet est nul doit, en vertu de la règle 25 du règlement de procédure, inclure une demande reconventionnelle en nullité dans son mémoire en défense, déposé dans les trois mois de la signification de l’acte introductif. La demande précise les motifs de nullité, qui sont ceux des articles 138 et 139 de la Convention sur le brevet européen, et s’accompagne des preuves et du paiement de la taxe. Le demandeur y répond dans les deux mois et peut, dans le même délai, demander à modifier le brevet.

La division locale ou régionale saisie choisit ensuite, en application de l’article 33, paragraphe 3, de l’Accord, entre trois voies : statuer elle-même sur la contrefaçon et sur la nullité, ce qui est la pratique dominante, renvoyer la demande reconventionnelle à la division centrale et, selon son appréciation, poursuivre ou suspendre l’action en contrefaçon, ce que l’on appelle la bifurcation ou, avec l’accord des parties, renvoyer l’ensemble de l’affaire à la division centrale. La décision de la Cour sur la nullité produit effet, pour un brevet européen classique, dans tous les États membres contractants où le brevet est en vigueur et, pour un brevet unitaire, sur l’ensemble du territoire unitaire. Une opposition parallèle devant l’Office européen des brevets peut justifier une suspension lorsqu’une décision rapide est attendue.

Distinctions utiles

La demande reconventionnelle se distingue de l’action principale en nullité, introduite à titre principal par toute personne intéressée, en France devant le tribunal judiciaire de Paris et, devant la Cour, devant la division centrale. Elle se distingue du moyen de défense tiré de la nullité, qui n’existe pas en tant que tel en droit français : le défendeur qui veut écarter le brevet doit en demander l’annulation. Elle se distingue enfin de l’opposition devant l’Office européen des brevets, procédure administrative enfermée dans un délai de neuf mois à compter de la délivrance, qui peut être menée en parallèle.

L’essentiel

Pour le défendeur, la demande reconventionnelle exige une recherche d’antériorités et une analyse de brevetabilité menées dès la réception de l’assignation, car le délai devant la Cour est bref et la qualité de l’argumentation initiale pèse sur tout le procès. Pour le titulaire, elle impose d’anticiper la solidité du brevet avant d’assigner, de préparer une limitation de repli et de choisir le for en connaissance de cause : une annulation devant la Cour emporte le brevet dans dix-huit États, là où une annulation à Paris ne touche que la partie française. Le procès en contrefaçon se gagne ou se perd, le plus souvent, sur la validité.

Sources

Notions liées

Action en annulation · Action en contrefaçon de brevet · Limitation du brevet · Division locale et division centrale de la JUB · Activité inventive · L’action en nullité de brevet · Se défendre contre une accusation de contrefaçon

Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.

Dhenne Avocats plaide les litiges de brevets devant le tribunal judiciaire de Paris, la cour d’appel de Paris et la Juridiction unifiée du brevet. Lorsque la question se pose dans un dossier réel, le moment utile est presque toujours antérieur à l’assignation.

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