Neo Wireless v Toyota Motor Europe (CoA, 4 juin 2024)

Dhenne Avocats · 10 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Par ordonnance du 4 juin 2024 (UPC_CoA_79/2024, APL_9578/2024), la cour d’appel de la JUB rejette l’appel de Neo Wireless GmbH & Co KG contre l’ordonnance de la division centrale, section de Paris, du 9 février 2024 (UPC_CFI_361/2023) qui avait écarté son exception préliminaire d’incompétence dans l’action en nullité de la partie allemande de l’EP 3 876 490 engagée par Toyota Motor Europe NV/SA. La cour juge qu’une demande de dérogation (opt-out) n’est valable que si elle est présentée par tous les titulaires de toutes les parties nationales du brevet européen, ou en leur nom (point 50).

La décision tranche une question de principe pour tout portefeuille dont les parties nationales ont été cédées séparément : le titulaire d’une seule partie nationale ne peut soustraire le brevet entier à la compétence de la JUB, et une dérogation déposée par un seul d’entre eux est sans effet.

Faits et procédure

Neo Wireless LLC, société américaine titulaire de la demande de brevet européen pour tous les États désignés, a cédé la partie allemande à Neo Wireless GmbH & Co KG le 7 mars 2023, conservant les autres parties nationales (point 1). Le 30 mars 2023, elle a déposé une demande de dérogation pour tous les États de la CBE, sans agir au nom de la cessionnaire et sans joindre son consentement (point 2). Le brevet a été délivré le 17 mai 2023 (point 3).

Toyota a introduit une action en nullité visant la partie allemande devant la division centrale. Neo Wireless GmbH a contesté la compétence de la JUB en se prévalant de la dérogation. Le juge rapporteur a jugé la dérogation invalide, faute d’avoir été déposée par tous les titulaires comme l’exige la règle 5.1(a) (points 4 et 5), et a autorisé l’appel.

Le droit applicable

L’article 83(3) de l’Accord permet au titulaire ou au demandeur d’un brevet européen de déroger à la compétence exclusive de la JUB pendant la période transitoire. La règle 5.1(a) exige que tous les titulaires ou demandeurs déposent la demande, la règle 5.1(b) qu’elle vise toutes les parties nationales, et la règle 1 fait prévaloir l’Accord sur le règlement de procédure (points 16 à 18). La cour interprète l’Accord selon l’article 31(1) de la convention de Vienne sur le droit des traités, en tenant compte de l’article 2(2) de la CBE, qui fait produire au brevet européen ses effets État par État (points 21 à 23).

Question posée

Le titulaire d’une ou de certaines parties nationales d’un brevet européen peut-il valablement déroger à la compétence de la JUB pour l’ensemble des parties nationales, y compris celles qu’il ne détient pas ?

Solution

La cour répond par la négative. Le texte de l’article 83(3) ne tranche pas la question : la référence à « un titulaire » peut désigner celui qui agit seul ou la qualité en laquelle chacun doit agir (points 24 à 27). Le contexte n’est pas davantage décisif. Ces termes fixent le moment de la dérogation plutôt que la personne habilitée, ce qui laisse place à la règle 5.1(a) (points 28 à 31).

L’objet et la finalité de l’Accord emportent la solution. Le législateur a fait de la compétence de la JUB la règle par défaut (articles 1er et 32 de l’Accord), la dérogation n’étant qu’une exception (points 33 et 34). Permettre à un seul titulaire de retirer à la JUB les parties nationales d’autres titulaires, sans leur accord et parfois à leur insu, contredirait ce choix fondamental (point 38), si tous ne déposent pas la demande, la position par défaut demeure (point 39). Cette solution n’est ni inéquitable ni attentatoire au droit de propriété : la lecture inverse imposerait tout autant à un titulaire le for choisi par un autre, y compris par le retrait de la dérogation (points 42 à 46). Les difficultés tiennent au morcellement des parties nationales entre titulaires distincts et non à la compétence de la JUB en tant que telle (points 47 à 49). La règle 5.1(a) est conforme à l’article 83(3), la dérogation de Neo Wireless LLC est invalide et l’appel est rejeté (points 50 et 51).

Points clés pour la pratique

• La dérogation suppose l’accord de tous les titulaires de toutes les parties nationales. À défaut, le brevet reste soumis à la compétence de la JUB pour toutes ses parties.
• La cour fait prévaloir l’interprétation téléologique de l’Accord, fondée sur la compétence de la JUB comme règle par défaut, sur une lecture littérale ambiguë.
• Enseignement pratique : lors d’une cession partielle d’un brevet européen ou d’une demande, les parties doivent organiser contractuellement la décision de dérogation et déposer la demande conjointement, faute de quoi une dérogation unilatérale est sans effet.

Textes appliqués

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

art. 1er, 32 et 83, paragraphes 3 et 4

Règlement de procédure

règles 1, 5.1(a), 5.1(b), 19.1(a) et 48

Convention sur le brevet européen

art. 2, paragraphe 2

Convention de Vienne sur le droit des traités

art. 31, paragraphe 1

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir de la décision officielle, consultée le 10 octobre 2026. Base mise à jour chaque semaine, le vendredi. Seul le texte officiel fait foi.