Forme imposée par la fonction technique

La forme imposée par la fonction technique est le motif absolu de refus qui exclut de la protection par la marque le signe constitué exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique, du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Il est prévu à l’article L. 711-2 CPI, qui transpose l’article 4 de la directive (UE) 2015/2436, et à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1001, aux côtés des exclusions voisines de la forme imposée par la nature même du produit et de la forme qui lui confère sa valeur substantielle. Ce motif ne peut jamais être surmonté par l’usage.

La raison d’être de l’exclusion

Le droit des marques confère un droit indéfiniment renouvelable, tandis que le brevet protège une solution technique pour vingt ans au plus et le dessin ou modèle une apparence pour vingt-cinq ans au plus. L’exclusion empêche qu’un opérateur n’obtienne, par la marque, un monopole perpétuel sur une solution technique ou sur des caractéristiques fonctionnelles que les concurrents doivent pouvoir reprendre une fois le brevet expiré.

L’appréciation de la fonctionnalité

L’office ou le juge identifie d’abord les caractéristiques essentielles du signe, c’est-à-dire ses éléments les plus importants, puis vérifie si ces caractéristiques répondent toutes à une fonction technique du produit. La Cour de justice juge que l’exclusion s’applique même si le même résultat technique peut être obtenu par d’autres formes, l’existence de solutions alternatives ne suffisant pas à écarter la fonctionnalité. L’existence d’un brevet antérieur décrivant la forme comme la solution d’un problème technique constitue un indice fort. En revanche, la présence d’un élément ornemental ou de fantaisie important, qui n’a aucune fonction technique, fait échapper le signe à l’exclusion, le mot « exclusivement » devant être entendu strictement. Depuis la réforme de 2015, l’exclusion vise aussi toute « autre caractéristique » du produit, ce qui permet de l’appliquer à une couleur, un motif ou un son dictés par la technique.

Les exclusions voisines et le contentieux

La forme imposée par la nature même du produit vise les formes inhérentes à la fonction générique du produit, et la forme conférant au produit sa valeur substantielle vise celles dont les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles déterminent dans une large mesure la décision d’achat, l’intérêt général s’opposant ici à ce que la marque supplée au dessin ou modèle expiré. En contentieux, elles constituent la défense habituelle contre une marque tridimensionnelle invoquée au soutien d’une action en contrefaçon, par la voie d’une demande reconventionnelle en nullité devant le tribunal judiciaire, qui n’est soumise à aucun délai. Le titulaire évincé conserve la faculté d’agir en concurrence déloyale s’il établit une faute distincte de la simple reprise de la forme.

L’essentiel

Une forme, ou toute autre caractéristique, dont les éléments essentiels répondent à une fonction technique ne peut être protégée par une marque, même si d’autres formes permettraient le même résultat, et cette exclusion ne se rachète pas par l’usage. Elle préserve la liberté de reprendre les solutions techniques tombées dans le domaine public. Avant de déposer la forme d’un produit, vérifier que ses caractéristiques essentielles ne sont pas décrites dans un brevet comme solution technique, et privilégier le dessin ou modèle pour protéger l’apparence.

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Dhenne Avocats est un cabinet de contentieux des brevets. Les matières qui n’en relèvent pas, marques, dessins et modèles, droit d’auteur, contrats informatiques, sont conduites par des praticiens avec lesquels le cabinet travaille régulièrement, et par le cabinet lui-même lorsqu’elles se greffent sur un litige de brevet.

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