Distinctivité acquise par l’usage

La distinctivité acquise par l’usage est le mécanisme par lequel un signe initialement dépourvu de caractère distinctif, descriptif ou devenu usuel acquiert, par l’usage qui en est fait, l’aptitude à identifier les produits ou services d’une entreprise, et devient dès lors susceptible d’être enregistré ou de résister à la nullité. Elle est prévue à l’article L. 711-2 CPI, qui transpose l’article 4 de la directive (UE) 2015/2436, et à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1001. Elle ne joue pas pour les autres motifs absolus, en particulier la forme fonctionnelle, la tromperie ou la contrariété à l’ordre public.

Les conditions de l’acquisition

Le signe acquiert un caractère distinctif lorsqu’une fraction significative du public pertinent, en raison de l’usage qui en a été fait, identifie grâce à lui les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée. La Cour de justice de l’Union européenne juge que cette appréciation est globale et tient compte de la part de marché, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage, de l’importance des investissements publicitaires, de la proportion du public qui identifie l’origine grâce au signe. L’usage doit être un usage du signe en tant que marque, et non comme simple élément descriptif ou décoratif, et il peut résulter de l’emploi du signe en combinaison avec une autre marque, pourvu que le public attribue au signe seul la fonction d’origine.

Le moment et le territoire de l’acquisition

La distinctivité peut être acquise avant le dépôt, et le signe est alors enregistrable, ou après l’enregistrement, et la marque ne peut plus être annulée pour défaut de distinctivité, solution consacrée par l’article 59 du règlement (UE) 2017/1001 et reprise en droit français depuis la réforme de 2019. Sur le plan territorial, l’acquisition doit être établie dans la partie du territoire où le signe était dépourvu de distinctivité. Pour la marque de l’Union européenne, la Cour de justice exige que la distinctivité soit démontrée dans l’ensemble des États membres où le signe en était dépourvu, même si des éléments couvrant plusieurs États formant un même marché peuvent suffire. Cette exigence rend l’acquisition difficile pour une marque de l’Union, et conduit souvent à préférer des dépôts nationaux pour les signes faibles.

Les enjeux pratiques et contentieux

La distinctivité acquise est la voie ordinaire d’accès à la protection pour les marques de couleur, les marques tridimensionnelles, les marques de position et les marques de motif, ainsi que pour les termes descriptifs devenus des noms de produits phares. Elle se prépare bien avant le dépôt, par une exploitation constante du signe seul, des campagnes publicitaires qui le mettent en avant, et la collecte des chiffres de vente, des parts de marché et des études de notoriété. En défense à une action en nullité, le titulaire supporte la charge de la preuve, et le défaut de documentation datée est la cause la plus fréquente d’échec.

L’essentiel

Un signe descriptif, usuel ou banal peut devenir une marque valable si une fraction significative du public l’identifie, par l’usage, comme un signe d’origine, avant le dépôt ou même après l’enregistrement. La preuve, globale et territorialisée, repose sur la durée et l’intensité de l’usage, les investissements et les sondages. Constituer ce dossier dès le lancement, exploiter le signe seul et à titre de marque, et envisager des dépôts nationaux lorsque la démonstration à l’échelle de l’Union est hors de portée.

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