Dépôt frauduleux de marque

Le dépôt frauduleux désigne la demande d’enregistrement d’une marque effectuée de mauvaise foi, dans un but étranger à la fonction du signe, par exemple pour priver un tiers d’un signe qu’il exploite ou pour s’en approprier la notoriété. Depuis la transposition de la directive (UE) 2015/2436, l’article L. 711-2 CPI range la mauvaise foi du déposant parmi les motifs absolus de nullité, et l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 fait de même pour la marque de l’Union européenne. Le droit français y ajoute l’action en revendication de l’article L. 712-6 CPI.

La caractérisation de la mauvaise foi

La mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt, de manière globale, au vu de tous les facteurs pertinents. La Cour de justice de l’Union européenne retient qu’elle suppose une intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts d’un tiers, ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions de la marque. La connaissance de l’usage antérieur d’un signe identique ou similaire par un tiers est un indice, insuffisant à lui seul. S’y ajoutent l’intention d’empêcher ce tiers de poursuivre son activité, l’absence de toute intention d’exploiter le signe, la logique commerciale du dépôt et la chronologie des faits, notamment un dépôt opéré au lendemain de la rupture de négociations ou d’une relation de distribution.

Les sanctions

Deux voies s’ouvrent à la victime. La nullité fait disparaître la marque, mais n’attribue rien à la victime, qui devra déposer elle-même. L’action en revendication de l’article L. 712-6 CPI permet à la personne qui estime avoir un droit sur la marque de se faire transférer la propriété de l’enregistrement, avec sa date de dépôt. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, sauf mauvaise foi du déposant, ce qui en pratique l’ouvre largement dans les hypothèses de fraude. La victime peut en outre obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile.

Les configurations fréquentes

La fraude se rencontre dans le dépôt par un ancien distributeur, un agent ou un salarié du signe de son partenaire, dans le dépôt d’une marque étrangère non encore enregistrée en France par celui qui a eu connaissance d’un projet de lancement, dans les dépôts de barrage multipliés sans intention d’usage, et dans les dépôts successifs d’un même signe destinés à contourner l’exigence d’usage sérieux. Le dépôt d’une marque notoire au sens de la Convention de Paris par un tiers relève du même régime et peut être combattu par le titulaire de la notoriété sans enregistrement en France.

L’essentiel

Le dépôt de mauvaise foi est nul et peut être revendiqué par celui dont les droits ont été usurpés. La preuve repose sur un faisceau d’indices appréciés au jour du dépôt, la seule connaissance de l’usage antérieur ne suffisant pas. Dès qu’un projet de marque est partagé avec un partenaire, il convient de déposer avant de divulguer, et de surveiller les registres pour réagir dans les délais.

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