不正な商標出願
定義 : 不正な商標出願
不正な商標出願とは、たとえば第三者が使用している標識をその第三者から奪うため、またはその周知性を横取りするためなど、標識の機能と無関係な目的で、悪意をもって行われた商標の登録出願をいいます。指令（EU）2015/2436の国内法化以降、知的財産法典L.711-2条は出願人の悪意を絶対的無効事由の一つとしており、規則（EU）2017/1001第59条第1項(b)も欧州連合商標について同様に定めています。フランス法はこれに、知的財産法典L.712-6条の返還請求訴訟（action en revendication）を加えています。
悪意の認定
悪意は、出願の日を基準に、関連するすべての要素に照らして総合的に判断されます。欧州連合司法裁判所は、悪意とは、公正な慣行に反する方法で第三者の利益を害する意図、または商標の機能に属する目的以外の目的で排他的権利を取得する意図を前提とするとしています。第三者が同一または類似の標識を先に使用していたことを知っていたことは徴表となりますが、それだけでは足りません。これに加えて、その第三者の事業の継続を妨げる意図、標識を使用する意図が一切ないこと、出願の商業上の合理性、そして事実の時系列、特に交渉や販売関係の決裂の直後に行われた出願などが考慮されます。
制裁
被害者には二つの道があります。無効は商標を消滅させますが、被害者には何も帰属させず、被害者は自ら出願しなければなりません。知的財産法典L.712-6条の返還請求訴訟により、商標について権利を有すると考える者は、出願日を維持したまま登録の所有権の移転を受けることができます。この訴えは、出願人の悪意がある場合を除き、登録出願の公示から5年で時効にかかるため、実務上、不正の場合には広く開かれています。被害者はさらに、民事責任に基づいて損害賠償を得ることもできます。
よく見られる類型
不正は、元販売代理店、代理人または従業員による提携先の標識の出願、上市計画を知った者による、フランスでまだ登録されていない外国商標の出願、使用の意図のない防衛的な出願の濫発、そして真摯な使用の要件を回避するための同じ標識の繰り返しの出願に見られます。パリ条約にいう周知商標を第三者が出願することも同じ制度に属し、フランスで登録を有しない周知性の権利者もこれに対抗することができます。
要点
悪意の出願は無効であり、その権利を奪われた者は返還請求をすることができます。立証は出願の日を基準として判断される一連の徴表に基づき、先行使用を知っていたことだけでは足りません。商標の計画を提携先と共有する際には、開示する前に出願し、期間内に対応できるよう登録簿を監視しておくべきです。
本用語解説は一般的な説明であり、法的助言に代わるものではありません。
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