Transformation d’une marque de l’Union européenne

La transformation est le mécanisme qui permet de convertir une demande ou un enregistrement de marque de l’Union européenne en demandes de marques nationales dans un ou plusieurs États membres. Prévue par le règlement (UE) 2017/1001, elle intervient lorsque la demande est rejetée ou retirée, ou lorsque la marque cesse de produire ses effets. Les demandes nationales qui en sont issues conservent la date de dépôt de la marque de l’Union et, le cas échéant, sa date de priorité et l’ancienneté revendiquée.

Les cas d’ouverture et d’exclusion

La transformation est ouverte après un refus d’enregistrement, un retrait de la demande, une renonciation, un défaut de renouvellement ou une décision de nullité ou de déchéance. Elle est exclue dans deux séries d’hypothèses. Lorsque la marque a été déchue pour défaut d’usage, la transformation n’est possible que dans l’État membre où l’usage aurait été jugé sérieux au regard de la loi nationale. Lorsque le motif de refus ou de nullité vaut pour un État membre, notamment un motif absolu tenant à la langue de cet État, la transformation est exclue pour ce dernier mais reste possible ailleurs.

La procédure et les délais

La requête est déposée auprès de l’EUIPO dans un délai de trois mois, qui court en principe de la notification de la décision ou de la date à laquelle la marque a cessé de produire ses effets. Elle donne lieu au paiement d’une taxe de transformation. L’Office vérifie sa recevabilité et la transmet aux offices nationaux désignés, devant lesquels le demandeur acquitte les taxes nationales et satisfait aux exigences locales, notamment de traduction et de représentation. Le défaut de requête dans le délai fait perdre définitivement le bénéfice de la date de dépôt.

L’articulation avec le système de Madrid

Lorsque la protection dans l’Union résulte d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, la transformation peut viser, outre des demandes nationales, la désignation des États membres parties au protocole de Madrid, avec la date de l’enregistrement international ou de la désignation postérieure. Ce mécanisme se combine avec la transformation prévue par le protocole lui-même en cas de radiation de l’enregistrement international à la suite d’une attaque centrale.

L’essentiel

La transformation offre une seconde chance lorsque la marque de l’Union européenne échoue ou disparaît, en préservant la date de dépôt dans les États membres où aucun obstacle n’existe. Le délai de trois mois est impératif. Dès la notification d’un refus ou d’une décision défavorable, il convient d’identifier les États où la protection reste utile et de budgéter les taxes et frais de représentation nationaux. En cas de déchéance pour défaut d’usage, la voie est étroite et suppose une exploitation sérieuse dans l’État visé.

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