Droits antérieurs opposables à une marque

Les droits antérieurs sont les droits détenus par un tiers qui font obstacle à l’enregistrement d’une marque postérieure ou permettent d’en obtenir la nullité. L’article L. 711-3 CPI en dresse une liste non limitative depuis la transposition de la directive (UE) 2015/2436, et le règlement (UE) 2017/1001 en fixe l’équivalent pour la marque de l’Union européenne. Ils constituent les motifs relatifs de refus, que seul leur titulaire peut invoquer et que l’office n’examine pas d’office.

La typologie des droits antérieurs

• une marque antérieure identique ou similaire, désignant des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion, ainsi que la marque renommée et la marque notoirement connue,
• une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, en cas de risque de confusion,
• une appellation d’origine ou une indication géographique,
• des droits d’auteur, des droits sur un dessin ou modèle protégé et des droits de la personnalité, notamment le nom et l’image,
• le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale, ainsi que le nom d’une entité publique.

Les conditions d’opposabilité

Le droit invoqué doit être antérieur à la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée et produire effet en France, ou dans l’Union pour une marque de l’Union européenne. Chaque catégorie obéit à ses propres conditions, qu’il s’agisse du risque de confusion pour les signes distinctifs, de l’originalité pour le droit d’auteur ou de l’atteinte effective pour les droits de la personnalité. Le titulaire du droit antérieur qui a toléré en connaissance de cause, pendant cinq ans, l’usage de la marque postérieure enregistrée perd le droit d’en demander la nullité, sauf mauvaise foi du déposant, par l’effet de la forclusion par tolérance.

Les voies de contestation

La plupart des droits antérieurs peuvent fonder une opposition devant l’INPI dans les deux mois de la publication de la demande, ou une action administrative en nullité devant le même office. Les demandes fondées sur un droit d’auteur, un dessin ou modèle ou un droit de la personnalité relèvent en revanche du tribunal judiciaire. Depuis la réforme de 2019, l’action en nullité n’est soumise à aucun délai de prescription, la forclusion par tolérance demeurant la principale limite temporelle.

L’essentiel

Une marque peut être tenue en échec par une grande variété de droits antérieurs, bien au-delà des seules marques. Ces droits doivent être invoqués par leur titulaire, dans les formes et devant l’autorité compétente. Avant tout dépôt, il convient de mener une recherche d’antériorités couvrant aussi les dénominations sociales, les noms de domaine et les noms géographiques. Le titulaire d’un droit antérieur qui découvre une marque gênante doit agir sans attendre, une tolérance prolongée pouvant le priver de toute action.

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