Motifs relatifs de refus

Les motifs relatifs de refus sont les causes qui s’opposent à l’enregistrement ou au maintien d’une marque en raison de l’existence d’un droit antérieur appartenant à un tiers. Ils sont énumérés à l’article L. 711-3 CPI, qui transpose l’article 5 de la directive (UE) 2015/2436, et, pour la marque de l’Union européenne, à l’article 8 du règlement (UE) 2017/1001. À la différence des motifs absolus, ils ne sont pas examinés d’office et ne peuvent être invoqués que par le titulaire du droit antérieur.

Les droits antérieurs

L’article L. 711-3 CPI vise d’abord la marque antérieure, enregistrée ou demandée, y compris la marque notoire au sens de la Convention de Paris, et la marque renommée, protégée au-delà de la spécialité. Il vise ensuite la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne et le nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion, l’indication géographique, le droit d’auteur, le dessin ou modèle, les droits de la personnalité d’un tiers, notamment son nom de famille, son pseudonyme ou son image, ainsi que le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale et le nom d’une entité publique. La marque demandée par l’agent ou le représentant du titulaire, en son propre nom et sans autorisation, est également refusée.

Les conditions de l’atteinte

Pour la marque antérieure, l’atteinte est constituée en cas d’identité des signes et des produits ou services, sans qu’un risque de confusion ait à être prouvé, et, en cas de similitude, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, incluant le risque d’association. Ce risque s’apprécie globalement, en tenant compte de l’interdépendance entre la similitude des signes, celle des produits et services et la distinctivité de la marque antérieure. Pour la marque renommée, l’atteinte suppose un lien entre les signes et un profit indûment tiré de la renommée ou un préjudice porté à celle-ci ou au caractère distinctif, sans risque de confusion. Le droit d’auteur et le dessin ou modèle supposent la reproduction ou l’imitation de la création protégée.

Les voies de contestation

Le titulaire du droit antérieur peut former une opposition devant l’INPI dans les deux mois de la publication de la demande, pour la plupart des droits énumérés, à l’exclusion du droit d’auteur, du dessin ou modèle et des droits de la personnalité. Il peut, après l’enregistrement, demander la nullité de la marque devant l’INPI ou devant le tribunal judiciaire, seul compétent lorsque la demande est fondée sur ces derniers droits ou est connexe à une action en contrefaçon. L’action est irrecevable lorsque la marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, et elle est fermée par la forclusion par tolérance lorsque l’usage de la marque postérieure a été toléré en connaissance de cause pendant cinq ans.

L’essentiel

Les motifs relatifs de refus protègent les titulaires de droits antérieurs contre l’enregistrement d’une marque qui leur porterait atteinte, le plus souvent sous la condition d’un risque de confusion. Ils ne sont pas examinés d’office et s’exercent par l’opposition ou l’action en nullité, dans des délais et sous des conditions d’usage qu’il faut anticiper. Surveiller les publications, vérifier la disponibilité avant tout dépôt et ne pas laisser s’écouler cinq ans de tolérance.

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