Double identité

La double identité désigne l’hypothèse dans laquelle un signe identique à la marque est utilisé pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée. L’article L. 713-2 CPI interdit cet usage sans exiger la démonstration d’un risque de confusion, et l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1001 pose la même règle pour la marque de l’Union européenne. Les textes de l’Union présentent cette protection comme absolue, mais la jurisprudence de la Cour de justice en a précisé les contours.

L’identité des signes et des produits

L’identité s’entend strictement. La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un signe est identique à la marque lorsqu’il en reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments, ou lorsque, pris dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. L’ajout d’un terme, le changement d’une lettre ou une stylisation perceptible font basculer l’analyse vers la similitude et le risque de confusion. L’identité des produits s’apprécie au regard des libellés, les produits réellement commercialisés entrant dans le libellé de la marque antérieure, et non par référence aux classes de Nice.

La condition d’atteinte aux fonctions de la marque

La dispense de preuve du risque de confusion ne rend pas la protection inconditionnelle. La Cour de justice de l’Union européenne retient que le titulaire ne peut interdire l’usage d’un signe identique que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, qu’il s’agisse de la fonction essentielle de garantie d’origine ou des fonctions de communication, d’investissement ou de publicité. En cas de double identité, l’atteinte à la fonction d’origine est en général présumée, mais le débat s’ouvre dans des situations particulières telles que la publicité comparative, les mots-clés publicitaires ou l’usage du signe à des fins purement descriptives, où la fonction d’origine peut n’être pas affectée.

Les effets en contentieux

La double identité est la configuration la plus favorable au titulaire. Elle dispense de l’analyse comparative des signes et des produits, simplifie la démonstration de la contrefaçon de marque et sert de fondement privilégié aux mesures d’urgence, à la retenue douanière et à la répression pénale, la reproduction servile étant en pratique l’apanage des produits de contrefaçon au sens courant. Le défendeur ne peut s’en sortir qu’en contestant l’identité, en invoquant une limite au droit telle que l’épuisement, la référence nécessaire ou l’usage descriptif, ou en soutenant que l’usage ne relève pas de la vie des affaires.

L’essentiel

Lorsque signe et produits sont identiques à la marque et à ses produits, le titulaire n’a pas à prouver le risque de confusion. L’identité s’entend strictement, et l’usage doit encore porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, ce qui est presque toujours le cas. Face à une reproduction servile, agir vite, en privilégiant les mesures provisoires et douanières que cette configuration rend particulièrement efficaces.

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