Revendication de produit par procédé

La revendication de produit par procédé, ou revendication product-by-process, est une revendication qui définit un produit par le procédé permettant de l’obtenir, et non par ses caractéristiques structurelles ou sa composition. Elle est admise par la pratique de l’Office européen des brevets et de l’INPI lorsque le produit ne peut être défini autrement de manière suffisante, ce qui est fréquent en chimie et en biotechnologie. Elle se distingue de la protection du produit obtenu directement par un procédé breveté, accordée par l’article 64, paragraphe 2, de la Convention sur le brevet européen et par l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle.

Les conditions d’admission

La pratique des offices subordonne cette forme de revendication à deux conditions. Le produit doit être brevetable en lui-même, c’est-à-dire nouveau et impliquant une activité inventive en tant que produit, indépendamment de la nouveauté du procédé : un produit connu ne devient pas brevetable parce qu’il est obtenu par un procédé nouveau. Le produit ne doit en outre pas pouvoir être défini de manière satisfaisante par ses paramètres, sa structure ou sa composition, faute de quoi l’office exige une définition directe. La revendication doit enfin satisfaire aux exigences de clarté et de suffisance de la description, le procédé décrit devant permettre d’obtenir le produit de manière reproductible.

La portée de la protection

La revendication de produit par procédé confère, selon la pratique de l’Office européen des brevets, une protection absolue du produit, quel que soit le procédé par lequel il est effectivement obtenu. Le tiers qui fabrique le même produit par un autre procédé contrefait donc la revendication, dès lors que le produit présente les caractéristiques que le procédé revendiqué lui imprime. Cette solution se distingue de celle de l’invention de procédé, dont la protection ne s’étend qu’au produit directement obtenu par le procédé breveté. L’interprétation de la portée de ces revendications par les juridictions nationales n’est pas uniforme en Europe, certaines retenant une lecture limitée au produit obtenu par le procédé décrit, de sorte que la rédaction doit préciser les caractéristiques que le procédé confère au produit.

Le contentieux et la preuve

Dans l’action en contrefaçon de brevet, le titulaire doit établir que le produit litigieux présente les caractéristiques résultant du procédé revendiqué, ce qui suppose souvent des analyses physico-chimiques réalisées dans le cadre d’une saisie-contrefaçon ou d’une expertise. Lorsque la revendication porte sur un procédé d’obtention d’un produit nouveau, l’article L. 615-5-1 CPI et l’Accord sur les ADPIC renversent la charge de la preuve : tout produit identique est présumé obtenu par le procédé breveté, sauf preuve contraire.

L’essentiel

La revendication de produit par procédé définit un produit par son mode d’obtention lorsqu’aucune définition directe n’est possible, à condition que le produit soit lui-même nouveau et inventif. Elle protège le produit en tant que tel, quel que soit le procédé effectivement employé, selon la pratique européenne, mais son interprétation varie d’une juridiction à l’autre. Il convient de n’y recourir qu’en l’absence de définition structurelle, de décrire les caractéristiques que le procédé confère au produit et d’anticiper les analyses nécessaires à la preuve de la contrefaçon.

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