Référence nécessaire

La référence nécessaire est la limite au droit de marque qui autorise un tiers à utiliser la marque d’autrui pour désigner les produits ou services du titulaire, lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. L’article L. 713-6 CPI la consacre, conformément à l’article 14 de la directive (UE) 2015/2436, et l’article 14 du règlement (UE) 2017/1001 énonce la même limite pour la marque de l’Union européenne.

Les conditions de la limite

Trois conditions se cumulent. L’usage doit d’abord servir à désigner les produits ou services comme étant ceux du titulaire, et non les produits du tiers. Il doit ensuite être nécessaire, en ce sens que l’information sur la destination ou la compatibilité ne peut pas être communiquée raisonnablement au public par un autre moyen : le fabricant de cartouches compatibles, de pièces de rechange automobiles ou d’accessoires pour un téléphone donné ne peut informer sa clientèle sans nommer la marque de l’appareil. Il doit enfin être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, ce qui exclut toute présentation donnant à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire, tout dénigrement et tout profit indûment tiré de la renommée de la marque.

Le champ d’application

La limite couvre les accessoires et pièces détachées, les consommables compatibles, les services de réparation et d’entretien de produits de marque, et la revente de produits d’occasion, pour laquelle elle se combine avec l’épuisement du droit. Elle s’étend à la publicité comparative licite, où la citation de la marque du concurrent est par hypothèse nécessaire à la comparaison. Elle ne couvre pas l’usage de la marque à titre de marque pour les produits du tiers, ni la reprise du logo ou de la présentation distinctive du titulaire lorsque la mention verbale suffit, ni l’affichage de la marque en caractères prédominants qui l’emportent sur la propre marque du tiers.

La mise en œuvre contentieuse

La référence nécessaire est un moyen de défense dont la charge pèse sur celui qui l’invoque. Le débat se concentre sur l’honnêteté de l’usage, appréciée au regard de l’impression globale produite sur le consommateur : taille et place de la marque, précision de la mention de compatibilité, présence de la propre marque du tiers, absence de reprise des codes visuels du titulaire. Un usage excessif fait basculer la situation vers la contrefaçon de marque ou, lorsque l’usage de la marque n’est pas en cause, vers le parasitisme. Les réseaux de distribution sélective ou de réparateurs agréés soulèvent des questions propres, un réparateur indépendant pouvant se dire spécialiste d’une marque mais non se présenter comme agréé.

L’essentiel

Un tiers peut nommer la marque d’autrui pour indiquer que son produit est compatible, destiné ou adapté à celui du titulaire, à condition que ce soit nécessaire et loyal. La mention verbale sobre, accompagnée de la marque propre du tiers et d’une formule de compatibilité claire, est admise, la reprise du logo ou l’apparence d’un lien commercial ne l’est pas. Il convient de vérifier chaque support, emballage, site et publicité, à l’aune de cette impression d’ensemble.

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Dhenne Avocats est un cabinet de contentieux des brevets. Les matières qui n’en relèvent pas, marques, dessins et modèles, droit d’auteur, contrats informatiques, sont conduites par des praticiens avec lesquels le cabinet travaille régulièrement, et par le cabinet lui-même lorsqu’elles se greffent sur un litige de brevet.

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