Produit obtenu directement par un procédé breveté

La protection du produit obtenu directement par un procédé breveté étend le droit conféré par un brevet de procédé au produit qui résulte de la mise en œuvre de ce procédé. Elle est prévue par l’article 64, paragraphe 2, de la Convention sur le brevet européen, par l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle et par l’article 25 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, conformément à l’article 28 de l’Accord sur les ADPIC. Le titulaire peut ainsi interdire l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation et la détention de ce produit.

Le caractère direct de l’obtention

La protection ne couvre que le produit obtenu directement par le procédé. Un produit est considéré comme directement obtenu lorsqu’il résulte immédiatement du procédé, ou lorsqu’il n’a subi ensuite que des transformations qui n’affectent pas ses caractéristiques essentielles. Il perd ce lien lorsqu’il a fait l’objet de traitements ultérieurs qui en modifient substantiellement la nature. La question se pose avec acuité pour les intermédiaires de synthèse chimique et pour les produits biologiques, dont la fabrication enchaîne de nombreuses étapes.

La charge de la preuve

La preuve de la mise en œuvre d’un procédé dans une usine étrangère ou chez un concurrent est souvent hors de portée du titulaire. L’article 34 de l’Accord sur les ADPIC organise donc un renversement de la charge de la preuve, repris par l’article L. 615-5-1 du code de la propriété intellectuelle et par l’article 55 de l’accord relatif à la JUB. Lorsque le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau, ou lorsque le produit identique a très probablement été obtenu par ce procédé sans que le titulaire ait pu, malgré des efforts raisonnables, déterminer le procédé effectivement utilisé, le juge peut ordonner au défendeur de prouver que son procédé est différent, à défaut de quoi le produit est présumé obtenu par le procédé breveté. Les intérêts légitimes du défendeur à la protection de ses secrets de fabrication sont pris en compte. La saisie-contrefaçon demeure en France l’instrument privilégié pour établir le procédé.

L’articulation avec les autres notions

La protection du produit obtenu directement ne doit pas être confondue avec la revendication de produit par procédé, qui protège le produit lui-même, à condition qu’il soit nouveau et inventif, quel que soit le procédé utilisé pour l’obtenir. Elle permet en revanche d’agir contre l’importation de produits fabriqués à l’étranger selon le procédé breveté, y compris dans un pays où le brevet n’existe pas. Elle intéresse particulièrement l’industrie pharmaceutique, où des brevets d’invention de procédé de fabrication peuvent survivre au brevet de la substance active.

L’essentiel

Le brevet de procédé protège aussi le produit qui en est directement issu, et permet ainsi d’agir contre l’importation de produits fabriqués à l’étranger. Le débat se concentre en pratique sur le caractère direct de l’obtention et sur la preuve du procédé utilisé. Il convient de vérifier si le produit est nouveau, condition de la présomption, et de réunir par la saisie-contrefaçon ou par des analyses les indices permettant de faire jouer le renversement de la charge de la preuve.

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Dhenne Avocats plaide les litiges de brevets devant le tribunal judiciaire de Paris, la cour d’appel de Paris et la Juridiction unifiée du brevet. Lorsque la question se pose dans un dossier réel, le moment utile est presque toujours antérieur à l’assignation.

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