Garanties dans les contrats de propriété intellectuelle

Les garanties dans les contrats de propriété intellectuelle sont les engagements par lesquels le cédant ou le concédant répond, envers son cocontractant, de l’existence, de la validité, de la titularité et de la jouissance paisible du droit transmis. Elles résultent pour partie de la loi, qui impose au vendeur la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés, selon les articles 1626 et 1641 du code civil, et qui oblige celui qui cède un droit incorporel à en garantir l’existence au temps du transport, selon l’article 1693 du même code. La pratique y ajoute des garanties conventionnelles détaillées, dont l’étendue est l’un des enjeux principaux de la négociation d’une cession ou d’un contrat de licence.

Les garanties légales

La garantie d’éviction protège l’acquéreur contre les troubles de droit, qu’ils viennent du cédant lui-même ou d’un tiers qui revendique un droit antérieur. La garantie de l’existence du droit joue lorsque le titre disparaît, notamment par l’annulation du brevet. L’annulation ayant un effet rétroactif, le contrat perd sa contrepartie, ce qui permet de remettre en cause les sommes versées. Entre professionnels, ces garanties peuvent être aménagées, mais le cédant ne peut s’exonérer de la garantie de son fait personnel.

Les garanties conventionnelles

Les contrats précisent l’étendue des engagements du cédant ou du concédant, qui portent notamment sur les points suivants.

• L’existence et le maintien en vigueur du titre, y compris le paiement des annuités
• La titularité exclusive et l’absence de droits concédés à des tiers
• L’absence de contentieux en cours ou de revendication connue
• L’absence d’atteinte aux droits de tiers par l’exploitation envisagée
• La conformité de la technologie transmise à une description ou à des performances déterminées

Les limites et le contentieux

Sauf stipulation expresse, le concédant ne garantit pas le succès technique ou commercial de l’exploitation, et la garantie contre les droits de tiers est le plus souvent limitée à sa connaissance ou plafonnée. Les clauses limitatives sont valables entre professionnels, à condition de ne pas priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, conformément à l’article 1170 du code civil, et de ne pas couvrir un dol ou une faute lourde. Lorsqu’une action en contrefaçon est dirigée contre le licencié, celui-ci appelle en garantie son concédant, ce qui suppose que la clause organise la conduite de la défense, la prise en charge des frais et le sort d’une éventuelle transaction.

L’essentiel

Les garanties répartissent entre les parties le risque de nullité du titre, d’éviction par un tiers et d’échec de l’exploitation. Les garanties légales sont minimales et souvent inadaptées à la complexité d’une technologie. Il convient de négocier des garanties précises, assorties de plafonds et d’une procédure de mise en jeu, et de les adosser à un audit préalable des droits et, le cas échéant, à une étude de liberté d’exploitation.

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Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.

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